美國發明專利申請成本其它考慮因素
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成本控制在任何專業領域都是門大學問,依個別申請人狀況、條件差異而有不同。以下簡單列出幾個面向,希望能提供一些有用的切入點。
前置作業
先前技術檢索:即使由最受肯定的官方審查機構負責檢索,亦不保證能找出所有適用的先前技術。話雖如此,仍會建議申請人預做檢索,若發現先前已有其它申請人就同一發明申請專利,即可趁早另謀打算,以免無謂浪費申請專利所需的公私資源。
申請策略:一旦確定要申請專利,又得面對許多選擇,例如:申請哪一種專利?到哪里申請或先在哪里申請?撰稿、送件、控管需一定程度的專業知識,可以自己來或需請事務所協助?種種問題很難寫成一套標準答案。但不變的基本通則就是事前盡可能多方了解、充分準備,日后多能省卻很多不必要的麻煩。
確定申請目的
申請專利的目的常會影響專利申請成本。譬如,有些申請人純粹想拿到一紙專利證書,作為宣傳、用以籌資,或許也就不是那么在乎專利范圍和專利質量。如此一來,申請費用可能比較容易控制在一定數額。
反之,若屬重要發明,而申請人希望取得的專利范圍不同于官方認定的合理范圍,即有可能需要更積極的作為。例如:透過面詢與審查官直接溝通、提出各種聲明及證據證明所請發明具可專利性、利用RCE爭取終局核駁后繼續審查的機會、進入復審程序力求翻案,又或先接受小范圍專利再以延續案延長戰線……等等,各項手段皆有可能增加專利申請的時間及資金成本。
善用各項程序
USPTO和其它主要專利局一樣接受紙本送件,但多數常用程序已可接受電子送件。事實上,大部分美國申請案申請人都已改用EFS-Web電子送件方式,除享受規費優惠、方便時程控管等好處外,還可利用Private PAIR系統監控自家申請案進度,一舉數得。由USPTO官員談話、美國修法草擬條文、各大專利局跨國合作項目等跡象判斷,電子送件在美國儼然已成為趨勢主流,早日熟悉相關操作應是利大于弊。
另方面,很多申請人都有類似困擾:發明的市場潛力有待驗證,但可用資源有限,又或有其它問題,不確定是否值得立即投入龐大的時間及金錢申請專利。針對這類狀況,于美國有一些程序途徑或許能派上用場,有助于減少或延后相關成本支出:
美國暫時案
根據35 USC 111(b)條文,只要依規定準備說明書及必要附圖等文件,不需寫入權利要求,即可組成基本的美國暫時案內容,若無超頁、補件等情況,非小實體規費僅US$220(金額仍應以繳費日官方公告為準)。暫時案獲受理后即可取得申請日,申請人有12個月的考慮時間可以觀察市場動態、籌措資金、解決其它問題,而后再決定是否主張其優先權提出后續專利申請案。
此外,去年12月USPTO開辦新試行計劃Extended Missing Parts Pilot Program,參加者需在暫時案申請日起算12個月內提出一般正式案、直接主張暫時案優先權,但有機會以較低成本暫緩繳納檢索費、審查費、超項費。不過這項試行計劃暫定先只實施一年,不確定未來是否會轉為常態實施項目或調整實施辦法。
PCT申請案
PCT途徑有許多為人熟知的優點,例如:一種官方指定語文寫成的單一申請案,一經受理,即在PCT各締約國搶到申請日;國際階段由官方制作國際檢索報告(ISR)及先前技術比對意見,可幫助申請人評估后續處理方式;進入各國的時間至少可延長到最早優先權日起算30個月(部分國家為31個月,此時必須再參考其它文件,WIPO網址:http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html),等于拉長了申請人的考慮期間;若確定要在多國申請專利,申請成本的主要支出時間點可隨之遞延
而2010年初美、日、歐三大專利局開始試辦PCT-PPH計劃,符合參加條件的申請人可利用特定專利局所做的正面ISR及比對意見,請USPTO優先審查其申請案。依USPTO去年年中公布的統計結果,參加PPH計劃的申請案平均在美國只收到1.7個OA,且審查期間大幅縮短。若恰好符合參加資格,倒也不失為是一種控制成本的可行方式。PCT-PPH雖然還只是試辦計劃,但韓國、奧地利、俄羅斯、芬蘭、西班牙等國陸續加入,同時也正力邀中國參加,未來繼續擴大辦理的機率頗高。
除此之外,USPTO局長David Kappos上任后,多次強調面詢的益處,有需要時,申請人不妨考慮與審查官直接溝通、尋求化解歧見的機會。另一方面,USPTO去年提出三軌審查提案,若順利公告實施,未來申請人將可依本身需求,彈性選擇適合的審查軌道,掌控自家美國專利申請案實審時的快慢節奏,進而提升整體申請成本的控制能力。(本文來源:北美智權法規研究組;作者:黃蘭閔)
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