商標能否通過聲明放棄禁用標志的部分專用權獲得注冊

在“Johnson's baby Johnson & Johnson CLINICALLY PROVEN MILDNESS及圖”商標駁回復審案中， 指定使用在第3 類護膚粉等商品上的“Johnson's baby Johnson & Johnson CLINICALLY PROVEN MILDNESS及圖”商標申請聲明放棄了“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”（中文譯為“經臨床證實是溫和的”）文字及瓶子圖形的專用權。商標評審委員會認為：申請商標中“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”此類描述性的語言用在第3類護膚粉等商品上直接表示了商品的功能特點，沒有顯著性。同時也會導致消費者對商品品質的誤認，不屬于可以放棄專用權的部分。北京市第一中級人民法院認為：根據修改前《商標法》第八條第一款第（六）項規定，“直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的”文字或圖形不得作為商標使用。“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”文字屬于修改前《商標法》第八條第一款第（六）項的情形，不得作為商標使用，亦不屬于可以放棄專用權的情形。商標申請人主張放棄該文字的專用權于法無據。由于申請商標違反了上述法律規定，包含了不得作為商標使用的文字，因此申請商標不應被核準注冊。



在上述案件中，北京市第一中級人民法院認為禁用標志不屬于可以放棄專用權的情形。當然，修改前《商標法》第八條第一款第（六）項規定的禁用標志已由現行《商標法》第十一條規定為缺乏顯著性的禁注標志。根據現行《商標法》，如果“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”文字被認定為缺乏顯著性的禁注標志，那么，該標志屬于可以放棄專用權的情形，申請商標也可以通過放棄該標志的專用權而獲得注冊。



另一方面，商標局及商標評審委員會在2005年共同發布的《商標審理標準》規定“商標由不具備顯著特征的標志和其他要素構成，使用在其指定的商品上容易使相關公眾對商品的特點產生誤認的，即使申請人聲明放棄專用權的，仍應適用《商標法》第十條第一款第（八）項的規定予以駁回”。根據商標評審委員會在上述案件中的觀點，“CLINICALLYPROVEN MILDNESS”文字除直接表示了商品的功能特點外，也會導致消費者對商品品質的誤認，因此不屬于可以放棄專用權的部分。因此，即便根據現行商標法律規定，“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”文字仍有可能被認定為不屬于可以放棄專用權的情形；“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”文字雖然已經聲明放棄專用權，但申請商標仍然可能因違反現行《商標法》第十條第一款第（八）項規定而無法獲得注冊。



在“加多寶BEST DRINK及圖”商標駁回復審案中，指定使用在第33類果酒（含酒精）等商品上的“加多寶BEST DRINK及圖”商標申請包含“BEST DRINK”部分，但是商標申請人在向商標局提出商標申請的過程中并未聲明放棄商標部分專用權。在商標駁回復審期間，商標申請人表示愿意放棄“BEST DRINK”部分的專用權。商標評審委員會認為：申請商標指定使用在果酒（含酒精）等商品上，雖商標申請人明確放棄“BEST DRINK”（其含義為“最佳的飲品”）文字的專用權，但鑒于該文字屬于現行《商標法》第十條第一款第（七）項規定的夸大宣傳并帶有欺騙性的標志，不得作為商標使用。北京市第一中級人民法院認為：申請商標指定使用在果酒（含酒精）等商品上，其中“BEST DRINK”屬于夸大宣傳并帶有欺騙性的標志，不得作為商標使用。雖然商標申請人在行政程序中明確放棄該部分的專用權，但申請商標中含有禁止使用的標志依法就不得作為商標使用。北京市高級人民法院認為：現行《商標法》第十條第（七）項規定，夸大宣傳并帶有欺騙性的標志不得作為商標使用。本案申請商標中包含“BEST DRINK”，當其使用在飲料類商品上時，產生了不切實際的夸大宣傳的效果，易使消費者被誤導和欺騙。雖“BEST DRINK”在申請商標中的字體小于中文“加多寶”的字體，但該部分文字因有夸大宣傳和帶有欺騙性，已產生了違反《商標法》的后果，故不能因其字體小或不帶有顯著性而忽視其違法性。



根據商標評審委員會及北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院在“加多寶BEST DRINK及圖”案中的觀點，屬于夸大宣傳并帶有欺騙性的禁用標志，即便商標聲明放棄該禁用標志部分的專用權，該禁用標志也不得包含在商標中。事實上，除現行《商標法》第十條第一款第（七）項規定的夸大宣傳并帶有欺騙性的禁用標志外，現行《商標法》第十條規定的其他禁用標志即便聲明放棄部分專用權也不得包含在商標中。比如，在“中國星CHINA STAR ENTER TAINMENT GROUP及圖形”商標駁回復審案中，盡管商標申請人已聲明放棄“中國”及“CHINA”文字的專用權，商標評審委員會及北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院均認為：申請商標整體與中國國名相近似，申請注冊不符合現行《商標法》第十條第一款第（一）項規定，不得注冊。在“三環集團先進陶瓷專家CCTC Expert Of Advance Ceramic 及圖”商標駁回復審案中，盡管商標申請人聲明放棄“先進陶瓷專家”及“Expert Of Advance Ceramic”的專用權，商標評審委員會及北京市第一中級人民法院均認為：申請商標包含文字“先進陶瓷專家”及對應英文“Expert Of Advance Ceramic”，相關公眾看到該文字，容易理解為使用申請商標的商品系陶瓷制品，但申請商標指定使用的表殼、鐘表構件等商品并未指定材料和質地，故申請商標使用在表殼、鐘表構件等商品上，容易使相關公眾對商品的材料、質地等特征產生誤解，進而可能造成誤購，屬于現行《商標法》第十條第一款第（八）項所稱的有其他不良影響的標志，不得注冊。



從立法本意來看，現行《商標法》第十條規定屬于禁用禁注的絕對理由，其目的是保護公共利益和公共秩序。因此，我國商標授權機關對這一條款的審查相當嚴格。一旦某標志被認定為禁用標志，那么，該禁用標志在任何情形下均不得包含在商標中。即，對于違反現行《商標法》第十條規定的禁用標志，該禁用標志不僅不得單獨作為商標注冊、使用，而且不得作為商標的一部分注冊、使用；即便商標聲明放棄該禁用標志的專用權，該禁用標志也不得包含在商標中。換言之，違反現行《商標法》第十條規定的禁用標志并不屬于可以放棄商標專用權的范疇，商標不能通過聲明放棄禁用標志的部分專用權而使商標從整體上獲得注冊。（本文來源：互聯網；作者：汪正）