我國企業作為優先權赴美申請專利未被認可的原因解析
五洲商務網
眾所周知，巴黎公約第四條，即優先權原則，賦予了專利申請人這樣一種權益：如果某個可享有國民待遇的人以一項發明首先在任何一個巴黎公約成員國中提出了專利申請，自該申請提出之日起的一年內，如果他在別的成員國也提出了同樣的申請，則這些成員國都必須承認該申請在第一個國家遞交的日期為本國申請日。同時，優先權原則作為巴黎公約的重要原則也被專利合作條約（PatentCooperation Treaty, 下文簡稱PCT）沿襲。根據PCT 第11 條第3 款的規定，除PCT 第64 條(4) 另有規定外，國際申請符合PCT第11 條(1)(i)-(iii) 列舉的要求并已被給予國際申請日的，在每個指定國內自國際申請日起具有正規的國家申請的效力。
基于美國在全球的技術領先地位，發明家想必以擁有美國的專利證書為榮。當一位中國申請人的一份中國專利申請于2011 年1 月1 日以中文的形式在中國首先提交，然后于2012 年1 月1 日將一PCT 申請以英文的形式在中國國家知識產權局(SIPO) 提交，要求享有在先中國申請的優先權并指定美國。當申請人滿心歡喜的以為能搶占美國市場時，卻被告知，當該PCT 申請適用美國專利法第102 條(e) 款（下稱102(e)）的規定時，其構成現有技術的有效日期，只能是其在美國的申請日2012 年1 月1 日，而不能是優先權日2011 年1 月1 日。
作為優先權基礎的在先申請不為美國所認可，不能作為現有技術對抗他人專利申請。這不禁讓我們困惑，什么是美國專利制度中的現有技術？什么是美國專利申請的有效日期？ 102(e) 這種特別的條款又是什么？讓我們撥開層層迷霧，深入分析美國專利制度中這些不同尋常的規定，以期為我國企業赴美專利申請指點迷津。
1 美國專利法中現有技術與有效申請日的定義
對于絕大多數采取先申請制的國家而言，專利申請提交給專利審查機構的日期（即申請日）是決定其保護期限起始的日期，也就是說，判斷構成一份專利申請有效的現有技術的日期，通常即為該專利申請的申請日。對于中國企業而言，最困難的問題在于，在美國，這個有效的申請日的判斷，要復雜的多。美國專利制度中，是否有現有技術表明該發明在發明人的貢獻之前已經是公知、公用或公開，對申請是否可以獲得專利權是至關重要的。所謂的“貢獻”，在美國，被定義為“發明”。因此，美國采取的是“先發明”制度。
一件發明，通常源于一個構思，在具有一個構思之后，發明人朝著把發明付諸實踐的方向一直在不懈努力，形成構思的日期被視為該發明的發明日。也就是說，在美國，用來判斷現有技術的時間截點，應該是發明日。因此，一份在申請的發明日和申請日之間公開的專利或專利申請，不能作為現有技術來否決發明獲取專利權。但是，考慮到美國專利制度中的眾多限制與寬限期，通常而言，發明日很難判斷，此時，美國專利制度的先賢們給出了一個折衷的概念——有效申請日。有效申請日是美國專利制度中極為特殊，同時也是極為重要的日期。
現行的美國專利制度中有效申請日的定義，被記載于美國專利審查程序手冊（下稱MPEP） 706.02. Ⅵ。經研讀上述規定可以得出，與其他國家不同，美國專利申請存在多種類型，不同情況下判斷有效申請日的條件各不相同，且部分情況下，還需要進一步判斷權利要求是否滿足美國專利法第112 條的規定，使有效申請日的確定難上加難。簡化有效申請日判斷標準的呼聲，也在近年來不斷涌現。
2 102（e）中有效申請日的含義及判定標準
在美國，無論是判斷美國專利法第102 條規定的新穎性，還是美國專利法第103 條規定的非顯而易見性，選用現有技術涉及專利文獻的，通常都以其有效申請日予以考量。但是，102(e) 是唯一的例外。在對美國專利制度中現有技術以及有效申請日的概念有了初步了解后，我們回過頭看看最初提及的那個令人費解的102(e)。
美國專利法102(e（) 現行的版本為2002 年修訂的) 采用如下規定：
任何發明有權獲得專利，除非該發明已記載于：
在該發明完成之前由他人在美國提交并根據美國專利法第122 條(b) 款公開的專利申請中，或者在該發明完成之前由他人在美國提交的專利申請而授權的專利中。
根據本款規定，依據第351 條（a）款規定提交的國際申請應當享有在美國提交了申請的效力，但是必須指定美國并根據PCT 第21 條（2）款以英語語言進行了公布。
顯然，我們能夠發現，一份專利申請或專利要成為102(e) 文獻，必須同時滿足以下幾個條件：（1）他人提出；（2）該文獻的美國有效申請日在他人發明日之前；（3）在美國提交，或者是具有同等效力的
PCT（指定美國且以英語語言公開）。
通過以上分析，我們可以發現，僅從字面來理解，在使用102(e) 時，我們比較的是現有技術的有效申請日與涉案申請的發明日?；仡櫱耙徊糠值恼撌?，我們能理解，當現有技術依據美國專利法第119條享有優先權時，其有效申請日早于實際申請日，通常理解該有效申請日可以追溯到優先權日。那么此時，為何還會出現本文開頭所述的情況，即現有技術的有效申請日只以其美國實際申請日為準呢？這時，就不得不提為廣大的美國專利工作者所熟知的“Hilmer 規則”。(來源：我國企業赴美申請專利疑難問題解析；作者：尹 力；單位：國家知識產權局專利局)
- 最近發表
- 知識產權導航
- 知識產權匯編
- 搜索
- 知識產權交易
- 涉外知識產權