引證商標未獲初審,商標駁回如何適用法律

案號：

二審：(2016)京行終92號

一審：(2015)京知行初字第2330號

駁回復審：商評字[2015]第13995號



二審合議庭：劉曉軍、陶鈞、樊雪 裁判要旨：

判斷商品或者服務是否類似，應當以相關公眾對商品或者服務的一般認識綜合判斷，并應考慮商品的功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費群體等是否相同或者具有較大的關聯性。

判定商標是否構成近似，應當以相關公眾的一般注意力為標準，既要考慮商標標志構成要素及其整體的近似程度，也要考慮相關商標的顯著性和知名度、所使用商品的關聯程度，以是否容易導致混淆作為判斷標準。在判斷商標是否近似時，盡管可以考慮商標的知名度、相關商品或服務的關聯性或類似程度等因素，但商標標識本身的近似程度是判斷商標是否近似的基礎因素。

引證商標在訴爭商標申請注冊時尚未被核準注冊或經初步審定，故訴爭商標未構成《商標法》第三十條所規定的情形，對于訴爭商標的審查應當適用《商標法》第三十一條的規定。



附二審判決書：

北京市高級人民法院

行政判決書

(2016)京行終92號

上訴人（原審原告）精創設計有限公司，住所地美利堅合眾國特拉華州紐卡斯爾縣威爾明頓市奧蘭治街1209號。

法定代表人克里斯托弗·T·加賽特，高級副總裁兼助理秘書。

委托代理人張黎明，上海市華誠律師事務所律師。

委托代理人梅遠，上海市華誠律師事務所律師。



被上訴人（原審被告）中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會，住所地中華人民共和國北京市西城區茶馬南街1號。

法定代表人何訓班，主任。

委托代理人李海珍，審查員。



上訴人精創設計有限公司（簡稱精創公司）因商標申請駁回復審行政糾紛一案，不服中華人民共和國北京知識產權法院（簡稱北京知識產權法院）（2015）京知行初字第2330號行政判決，向本院提起上訴。本院于2016年1月4日受理后，依法組成合議庭審理了本案。本案現已審理終結。



北京知識產權法院經審理查明：

訴爭商標系精創公司于2013年1月30日向中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局（簡稱商標局）提出注冊申請的第12121331號“JM NEW YORK”商標，指定使用商品為第18類行李箱、旅行箱、皮箱或皮紙板箱、人造革箱、帆布箱、手提包、手提箱、手提旅行包（箱）、公文包、用于裝化妝用品的包（空的）。

引證商標系2009年7月28日申請注冊的第7576774號“橘姿JUICO MENS J&M”商標，于2013年11月6日被初步審定公告，于2014年2月7日核準注冊，核定使用的商品為第18類手提包、旅行包（箱）、馬具、獸皮（動物皮）、手杖、小皮夾、軟毛皮（仿皮制品）、傘、公文包、錢包（小錢袋），商標專用期自2014年2月7日至2024年2月6日。

2014年1月14日，商標局作出發文編號為ZC12121331BH1的《商標駁回通知書》，以訴爭商標與引證商標構成類似商品上的近似商標、“NEW YORK”是美國第一大城市“紐約”的英文，屬于公眾知曉的外國地名為由，決定駁回訴爭商標的注冊申請。精創公司不服該決定，向中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會（簡稱商標評審委員會）提出復審申請。

2015年1月21日，商標評審委員會經審查作出商評字〔2015〕第13995號《關于第12121331號“JM NEW YORK”商標駁回復審決定書》（簡稱被訴決定）。商標評審委員會在該決定中認定：訴爭商標的顯著識別部分“JM”與引證商標的獨立識別部分“J&M”在呼叫、外觀方面相近，兩商標指定使用在同一種或類似商品上，易導致相關公眾對商品來源產生混淆和誤認。訴爭商標與引證商標構成使用在同一種或類似商品上的近似商標。“NEW YORK”是精創公司的真實住所地，訴爭商標未構成《中華人民共和國商標法》（簡稱《商標法》）第十條第二款之情形。因此，依照《商標法》第三十條和第三十四條的規定，商標評審委員會決定：訴爭商標在復審商品上的注冊申請予以駁回。

精創公司不服商標評審委員會作出的被訴決定并提起訴訟，請求撤銷該決定。

精創公司在在訴訟中提交了以下10份證據：

1、第14029283-4號美國公證書，用以證明JM圖形的著作權屬于精創公司；

2、第14029283-5號美國公證書，用以證明精創公司委托PRINTERS3印制JM圖案的產品吊牌；

3、第14029283-6號美國公證書，用以證明精創公司的創始人及總裁是知名的成功發明家和企業家；

4、第14029283-7號美國公證書，用以證明精創公司在2006年委托中國廠商進行標有JM商標的衣架產品的貼牌生產；

5、第14029283-8號美國公證書，用以證明精創公司在2007年委托中國廠商進行標有JM商標的衣架產品的貼牌生產；

6、第14029283-9號美國公證書，用以證明精創公司在2008年委托中國廠商進行標有JM商標的衣架產品的貼牌生產；

7、第14029283-10號美國公證書，用以證明TONE WORLD INTERNATIONAL向精創公司提供衣架產品，其委托代加工的工廠編碼為：FORTUNE TRANDING。

8、第14029283-11號美國公證書，用以證明TONE WORLD INTERNATIONAL委托FORTUNE TRANDING生產加工印有JM美術作品的衣架產品，其委托代加工的工廠編碼為：FORTUNE TRANDING；

9、第14029283-12號美國公證書，用以證明精創公司在2006年委托中國廠商進行標有JM商標的衣架產品的貼牌生產。

10、第14029283-13號美國公證書，用以證明經過藝術設計的JM圖形已在相關產品上使用多年，精創公司在2006年委托中國廠商進行標有JM商標的衣架產品的貼牌生產。

此外，精創公司認可訴爭商標指定使用的商品與引證商標核定使用的商品構成相同或類似商品，并表示其在商標駁回復審程序中未提交訴爭商標的使用證據，其在本案訴訟中提交的10份證據中雖然沒有直接證據可以體現訴爭商標的使用，但是結合起來看可以證明訴爭商標經過使用足以與引證商標相區分。

北京知識產權法院認為，被訴決定關于訴爭商標與引證商標構成使用在相同或類似商品上的近似商標的認定結論正確。訴爭商標申請注冊未構成《商標法》第三十條所規定的情形，對于訴爭商標的審查應當適用《商標法》第三十一條的規定。商標評審委員會在本案法律適用上存在瑕疵，對此予以糾正。綜上，被訴決定論正確，程序合法，鑒于其存在適用法律法規不準確的情形，對此依法予以糾正。北京知識產權法院依照最高人民法院《關于執行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》第五十六條第（四）項之規定，判決：駁回精創設計有限公司的訴訟請求。

精創公司不服原審判決向本院提出上訴，請求撤銷原審判決和被訴決定。精創公司的主要上訴理由是：訴爭商標與引證商標未構成近似商標，未違反《商標法》第三十一條規定。

商標評審委員會服從原審判決。

本院經審理查明，原審法院已查明事實基本清楚，證據采信得當，且有訴爭商標的商標檔案、引證商標的商標檔案、發文編號為ZC12121331BH1的《商標駁回通知書》、精創公司在行政訴訟中提交的證據及當事人陳述、筆錄等證據在案佐證，本院對原審法院查明的事實予以確認。



本院認為：

《商標法》第三十條規定：“申請注冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。”第三十一條規定：“兩個或者兩個以上的商標注冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請注冊的，初步審定并公告申請在先的商標；同一天申請的，初步審定并公告使用在先的商標，駁回其他人的申請，不予公告。”

類似商品是指在功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費群體等方面相同，或者相關公眾一般認為其存在特定聯系、容易造成混淆的商品。

類似服務，是指在服務的目的、內容、方式、對象等方面相同，或者相關公眾一般認為存在特定聯系、容易造成混淆的服務。

判斷商品或者服務是否類似應當以相關公眾對商品或者服務的一般認識綜合判斷，并應考慮商品的功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費群體等是否相同或者具有較大的關聯性。

商標近似是指商標文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結構相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關公眾對商品來源產生誤認，或者認為其與他人在先注冊商標具有特定聯系。

判定商標是否構成近似，應當以相關公眾的一般注意力為標準，既要考慮商標標志構成要素及其整體的近似程度，也要考慮相關商標的顯著性和知名度、所使用商品的關聯程度，以是否容易導致混淆作為判斷標準。在判斷商標是否近似時，盡管可以考慮商標的知名度、相關商品或服務的關聯性或類似程度等因素，但商標標識本身的近似程度是判斷商標是否近似的基礎因素。

本案中，由于引證商標在訴爭商標申請注冊時尚未被核準注冊或經初步審定，故訴爭商標未構成《商標法》第三十條所規定的情形，對于訴爭商標的審查應當適用《商標法》第三十一條的規定。

精創公司認可訴爭商標指定使用的商品與引證商標核定使用的商品構成相同或類似商品，本院經審查亦不持異議。從商標標識來看，訴爭商標的顯著識別部分“JM”與引證商標的獨立識別部分“J&M”在呼叫、外觀方面相近，訴爭商標與引證商標同時使用在相同或類似商品上，易引起相關公眾的混淆或誤認，或使相關公眾認為訴爭商標與引證商標所標示的商品源自同一市場主體或存在某種關聯，且精創公司提交的證據尚不足以證明訴爭商標經使用已足以與引證商標相區分。因此，原審法院關于訴爭商標與引證商標構成使用在相同或類似商品上的近似商標的認定正確，精創公司有關訴爭商標與引證商標未構成近似商標故未違反《商標法》第三十一條規定的上訴理由依據不足，本院不予支持。

綜上，精創公司的上訴主張缺乏事實及法律依據，其上訴請求本院不予支持。原審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持。依據《中華人民共和國行政訴訟法》第八十九條第一款第（一）項之規定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。



一、二審案件受理費人民幣各一百元，均由精創設計有限公司負擔（均已已交納）。

本判決為終審判決。

審 判 長：劉曉軍

代理審判員：陶 鈞

代理審判員：樊 雪

二零一六年三月八日

書 記 員：張見秋