商標局作答商標使用中的幾個特殊問題

在商標使用中，有幾類使用行為與普通商標使用相比，具有一定特殊性，所以在業內爭論不斷，引起人們的普遍關注。下面筆者對這幾種特殊的商標使用問題逐一進行分析，并結合實務談一點自己的理解。



（一）反向假冒



第五十二條新增第（四）項的商標侵權行為是2001年《商標法》修改的重要內容之一，將業內通稱的“反向假冒”作為侵犯注冊商標專用權的主要表現形式之一明確下來。根據全國人民代表大會常務委員會出版的商標法釋義，反向假冒是指在商品銷售活動中將他人在商品上合法貼附的注冊商標消除，換上自己的商標，并冒充是自己的商品而予以銷售的行為。該解釋進一步闡述了立法本意，認為未經商標注冊人許可或同意而擅自將其在商品上使用的注冊商標去掉并換上自己的商標，又投入市場銷售的行為侵犯了消費者的知情權，使消費者對商品來源及生產者、提供者產生混淆誤認，對注冊商標有效地發揮其識別功能作用和形成商標所具有的表彰功能造成很大的負面影響。因此，將反向假冒明確為一種侵犯注冊商標專用權的法定行為，有利于社會主義市場經濟的健康發展，也有利于加強對商標專用權的保護，是十分必要的。



在商標執法實踐中，有相當一部分人對該條款中的“更換”一詞持擴大解釋的觀點，認為“更換”一詞并非僅指行為人撤換掉原注冊商標然后換上自己的商標，更換的形式不但應該包括原來貼附的注冊商標被行為人用自己的商標覆蓋或者用第三人的商標更換或者掩蓋（根據是否經過第三人同意又可分為兩種情形），還應當包括消除原注冊商標而不再重新加貼任何商標或者將帶有原注冊商標的商品重新進行分裝或包裝并加貼自己或他人商標等多種情況。這幾種行為的共同點就是未經商標注冊人許可或同意而使其喪失了向消費者展示商標的權利和提高商標美譽度的機會，與《商標法》第五十二條第（四）項所規制的反向假冒行為并無實質上的區別。



但從中國人大網對第五十二條第（四）項的解釋來看，該條除行為人以自己的商標更換他人注冊商標的情形外，并未涵蓋其他更換商標的行為。在立法機關已有明確釋義的情況下，司法或行政機關是否有解釋的余地值得商榷。另外，在工作實際中，反向假冒的案例極其稀少。雖然從2001年修法以來并無確切統計，但可以確信數量寥寥無幾。在商業活動中，其他更換商標的假冒行為更是少見，為此對該條作擴大解釋實無必要，但在理論上進行探討則無不可。



關于“反向假冒”商標使用行為，理論上至少應具備以下構成要件：



（1）商品必須是正品，正品所標志的商標應為注冊商標。有學者認為，該要件中商品應來自商標注冊人或其被許可人（周家貴著：《商標侵權原理與實務》，法律出版社，第28頁）。筆者認為，這種描述并不確切，該侵權行為所涉及的商品有可能是侵權人通過商標注冊人或被許可人之外的渠道獲得，卻為標志有效注冊的正品，此種情形并不能排除被反向假冒的可能，也不能成為不適用第五十二條第（四）項的借口。



（2）侵權人未經該商標注冊人或其被許可使用人同意。這是商標侵權行為的普通構成要件，并非反向假冒條款所獨有。商標專用權為私權，他人對該商標的使用，應取得合法授權，這是法律上邏輯推導的必然結果。



（3）侵權人存在更換商品上商標標志的行為。該行為包括更換為除商標注冊人之外的所有商標，包括自有商標和他人商標。只要侵權人沒有獲得合法授權，其行為就構成反向假冒。換言之，無論是侵權人高價購買而低價出售，還是低價購買而高價出售，均屬于反向假冒，其構成不以牟利為要件。



（4）被更換商標的商品又投入市場銷售。這是構成反向假冒的重要條件。如果使用注冊商標的商品已經到達消費者手中，商標的功能已經實現，商標專用權即告終結。消費者對擁有所有權的商品上的商標標志如何處理，都無損于他人利益，也不會侵害商標權利人的利益。在極端情況下，消費者甚至可以毀棄其購買的商品本身，即使該商品上還附帶著商標（費安玲著：《知識產權法教程》，知識產權出版社，第254頁）。只有其將更換商標的商品又投入市場，致使商標注冊人的商標專用權的功能并未得到最終實現，才又重新獲得了法律保護的合理理由。



（二）平行進口



所謂平行進口，又稱“灰色市場”,也稱作“真品輸入”、“平行貿易”，是一個與垂直貿易相對應的概念（阮方民著：《歐盟競爭法》，中國政法大學出版社，第67頁）。平行進口作為知識產權法領域的一個熱點問題，研究者眾多。較為普遍的觀點認為，平行進口是指在國際貿易中,當某一知識產權獲得兩個以上國家的保護時,未經所在國知識產權人或者被獨占許可人的許可,第三者將帶有相同知識產權的商品從另外一國進口到該國并銷售該商品的行為。具體到商標平行進口，就是同一商標在兩個以上國家獲得保護時，未經所在國商標專用權人或被獨占許可人許可，第三人將標有相同商標的商品，輸入到本國并銷售的行為。



筆者基本認同上述觀點，并且從商標平行進口的概念可以分析得出商標平行進口具備以下基本特征：



（1）商品上所貼附的商標在出口國及進口國均享有商標專用權或合法權益。鑒于各國商標制度不同，一件商標通過注冊或使用均可能取得商標專用權，或者雖然沒有取得商標專用權，但享有當地法律所賦予的一定權益。



（2）進口的商品必須為正品，而非假冒產品。正品，詞典將其解釋為質量符合規定標準的產品（《現代漢語詞典》，商務印書館第5版，第1739頁）。顯然該定義不符合知識產權意義上的正品要求。從商標專用權角度出發，正品應當是指商標專用權人或經其授權的被許可人合法貼附商標標志的商品。如果進口的商品不是正品，則屬于法律禁止銷售的對象，自然不構成平行進口問題。



（3）進口商品應當經海關進口，并通過合法手段獲得。走私或其他非法渠道得到的商品，即使是國外正品，因為違反其他貿易法規，不具備合法性，也不會成為平行進口的對象。



（4）進口行為未得到所在國商標專用權人或被獨占許可人的授權或許可。如果進口商品得到進口國商標專用權人或被獨占許可人的授權，則進口商品所貼附商標的行為就具備了合法基礎，就不存在平行進口問題了。



還有學者認為，平行進口商品具備比所在國商品價格低的因素。筆者認為，這只是目前平行進口中的常見現象而已，并非法律特征。進口商品雖然價格較高，但可能品質更好，也有可能構成平行進口的動力。



我國《商標法》并未明確平行進口問題。筆者認為，結合商標專用權的地域性原則，平行進口商品所貼附的商標不屬于我國《商標法》保護的對象，一旦在相同或類似商品上與我國注冊商標相同或近似，則構成侵犯他人商標專用權的行為，甚至在不相同或不類似商品上與我國注冊的馳名商標相同或近似，還將面臨不予注冊并禁止使用的處罰。即使國內商標專用權人或被獨占許可人默許或者不主動維權，基于保護消費者合法權益的目的，工商機關也可以根據《商標法》的規定，依職權主動查處。



對于進口商品的授權問題，商標專用權人或被許可人應當根據我國包括《產品質量法》在內的法律慎重進行授權。因為根據《商標法》的規定，被許可人有義務保證使用該注冊商標的商品質量，許可人也有義務監督被許可人使用其注冊商標的商品質量，否則工商機關可以依法收繳、銷毀其商品。當然，這是討論平行進口問題的題外話。



（三）定牌加工



定牌加工問題是發達國家對我國知識產權領域重點關注的問題，近年來一些發達國家利用各種機會向我國施壓，要求明確某些定牌加工屬于商標侵權行為，加大打擊力度。在《商標法》第三次修改的過程中，這一訴求表現得更為明顯。



涉及定牌加工中境內受托人與境外委托人之間的關系，一般認為其實質是一種加工的合同關系，受托人加工產品，并在產品上貼附委托人要求使用的商標；委托人在其國內對該商標享有商標專用權。如果該商標與我國在相同或類似商品上的注冊商標相同或近似，則定牌加工商品面臨商標侵權的危險。這是因為商標保護的地域性原則，使得境外委托人在其國內享有商標專用權的事實，并不能成為不侵犯我國境內注冊商標專用權的抗辯理由。



根據《商標法》第五十二條第（一）項的規定，如果商品相同或類似，在定牌加工產品上使用與我國注冊商標相同或近似的商標，應當屬于商標侵權無疑。但是，定牌加工的產品根據合同要求應當全部交付給境外委托人，并不進入銷售渠道。因此，定牌加工產品對我國注冊商標權利人的市場份額不存在影響，從商標的區別性功能來看，也不會給權利人造成實質損害。所以，《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件中若干問題的解答》中指出，構成侵犯注冊商標專用權的前提應當是造成相關公眾的混淆、誤認。考慮到定牌加工是基于有權使用注冊商標的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品又不在國內銷售，所以不可能出現造成相關公眾的混淆、誤認的情況，不應該將定牌加工行為認定為侵權行為。北京市高級人民法院還在2006年發布的解答中加重了承攬人的審查義務，明確指出承攬人承攬加工帶有他人注冊商標的商品的，應當對委托人是否享有注冊商標專用權進行審查。未盡到審查義務而加工侵犯注冊商標專用權商品的，承攬人與委托人構成共同侵權，應當與委托人共同承擔損害賠償等法律責任。承攬人不知道加工商品侵犯他人注冊商標專用權的，并且能夠提供委托人及其商標權屬證明的，不承擔損害賠償責任等法律責任。



應該說北京市高級人民法院對定牌加工是否侵權的定性是準確的。筆者認為，代工行業對當前我國沿海經濟發展的作用不容忽視。在我國知識產權還處于弱勢、企業缺乏核心技術的情況下，一概將定牌加工與國內注冊商標間的沖突定性為商標侵權，對以對外加工為主的工廠來說，無疑是致命性的打擊，與我國當前的經濟發展水平不符。對代工工廠克以一定程度的注意義務，在其履行最低注意義務的情況下，予以侵權責任的豁免無疑是當下明智的選擇。



（四）被動使用



相對于商標的主動使用，筆者以為，被動使用是指非商標所有人或被獨占許可人之外的其他公眾對其提供的商品或服務給予約定俗成的稱謂并反復使用的行為。實際上，這一討論起因于吉利公司與英國路華公司關于陸虎注冊商標之爭，屬于商標領域的新興現象。



吉利公司在1999年11月依法申請注冊陸虎商標并取得商標專用權。英國路華公司2004年始在中國設立辦事處并將其LANDROVER越野車輸入國內市場，并早在2003年便為該越野車申請陸虎商標。2004年4月16日，路華公司對吉利公司的陸虎商標提出撤銷注冊申請，理由為：若干媒體在報道和評論中將LANDROVER越野車稱為“陸虎”，說明路華公司的“陸虎”已經為廣大的中國消費者所熟知，路華公司認為吉利公司的注冊商標與自己在先使用并有廣泛影響力的陸虎商標構成混淆近似，主張撤銷吉利公司在先申請并獲準注冊的陸虎商標。



對此，商標評審委員會認為，《商標法》第三十一條規定，申請商標注冊不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。已經使用并有一定影響的商標是指在爭議商標申請注冊前在中國已經使用并為一定地域范圍內相關公眾所知曉的未注冊商標。同時，根據《商標法實施條例》第三條的規定，被搶注商標應當由被搶注人自己在商業活動中予以使用。據此，商評委駁回了路華公司的爭議請求。在行政訴訟一審判決中，北京市一中院卻認為，路華公司所提交的證據可以證明在爭議商標申請以前，“陸虎”作為路華公司LANDROVER越野車的中文稱呼，已經被中國相關公眾廣泛認同，并與之形成了唯一的對應關系，具有區分商品來源、標志產品質量的作用，實際上已經成為了LANDROVER在中國的使用標志，并且在汽車領域以及與汽車行業相關的領域形成了一定的影響，據此撤銷了商評委的上述裁定。目前，該案已經進入二審程序，尚未終裁。



有學者認為（劉方瓊著：《如何認定〈商標法〉第31條中的商標“使用”》，載于中華商標2011年8月，第48頁），商標使用是一種法律行為，基于當事人的意思表示而產生，即是商標所有人有意圖的行為；被動使用不是基于商標所有人的意思表示，其使用效果不能歸屬商標所有人，不符合商標使用的要件，媒體報道的被動使用不構成《商標法》意義上的使用，但可以產生第三十一條所要求的“一定影響”的結果。



筆者贊同上述觀點，被動使用并不構成《商標法》意義上的使用，被動使用人也不能以此為理由通過《商標法》第三十一條的規定要求撤銷他人的注冊商標。但《商標法》的立法目的就是要維護商標區別商品或服務來源的基本功能，如果通過被動使用，該標志或名稱已經在社會公眾間形成了與特定商品或服務之間的聯系，允許該標志或名稱成為第三人的注冊商標從而享有商標專用權顯然也是不妥的。因此，在該案中，并非路華公司不可以達到撤銷吉利公司注冊商標之目的，而是其適用的法律依據存在問題。



筆者以為，處理此類案件的法律依據，只能適用現行《商標法》第十條第一款第（八）項的“不良影響”。顯然，在國內市場，提及“陸虎”，與之對應的公司和商品就是路華公司及其生產的特定的越野車，并非吉利公司及其相關產品。如果允許吉利公司繼續使用陸虎商標，會給相關公眾造成混淆誤認，具有不良的社會影響。但適用此條的現實障礙是，最高人民法院在司法判決中一直堅持認為，第十條第一款第（八）項的“不良影響”應當是指申請注冊的商標本身具有社會不良影響，如三光等標志，而并非商標申請或使用行為本身所造成的不良影響。



以上四種商標使用行為或多或少與我們通常的商標使用行為存在一定區別，但結合《商標法》有關商標使用的規定，對其要素進行分析，仍可在現行商標法律體系內找到相應的解決或規制的方法。當然，如果《商標法》第三次修訂對上述內容加以明確規定，將有利于各界人士更好地理解和解決這些較為特殊的商標使用行為所引發的一系列法律問題。（本文來源：淺析商標使用的幾個特殊問題；單位：國家工商總局商標局；作者：郭建廣）