美國專利法中專利復審簡介

美國專利法中申請復審有兩類：

1． Ex parta – 相關法律條文是35U.SC §§301-307。

2． Inter partes – 相關法律條文是35U.SC §§311-318。

Ex parta 是1980年加入專利法，在1984及1994修改過。

（1） 任何人，專利擁有者， 侵權者，可能侵權者或任何第三方都可提出，官費US$2,520。復審申請人可以匿名形式進行。

（2） 要求復審理由， 必須提出當初專利審查中沒有引用到的早先相關文件(Prior art), 限于專利或印刷發表刊物， 這些文件與專利核準范圍有極大相關性。申請復審理由不包括下列理由: 如果是質疑是否是正確發明人，是否提出最好組成（Best mode）及是否在提出申請的一年前已經在市場上販賣。

（3） 提出復審申請三個月后， USPTO 的Commissioner必須做出決定， 復審的理由是否充分重要(substantial question)。如是則會接受申請，復審進入下一階度。如果決定不受理， 申請人沒有申訴機會。

（4） 接受復審申請后，USPTO會通知專利擁有人這復審要求及原因, 專利擁有人至少有二個月時間可以根據新提出的早先相關文件提出答辯或修改專利項目， 在專利擁有人提答辯兩個月內復審申請人可以針對其答辯或修改提出反駁意見， 而在ex parta復審過程中，復審申請人也只參與到這一步。

（5） 接下來， 專利復審的審查員會按一般專利審查方式來審核新的prior art與專利之間關系。

（6） 如果專利擁有人對復審結果不滿意， 可以向USPTO專利上訴委員會提出上訴， 如對上訴委員會判決不滿意， 可以再向聯邦法院提出訴訟， 而復審申請人沒有上訴權利。

（7） 復審結案后，Commissioner會頒發復審證書(certificate)給專利擁有人， 證書中會列出對這專利復審結果， 包括修改部分或維持原來。

在1992-1994年，美國專利局與日本專利局經過多年研商， 提出inter partes 復審的程序， 這在1999年通過的美國發明人保護法案中通過35U.SC §§311-318

（1） 只適用于在1998年11月29日以后申請的案例，并不包括1999年11月29日以后提出的繼續(continuation)或部分繼續申請案是個疑問。

（2） 任何人皆可提出這復審申請，官費US$8,800. 專利局局長在接到申請三個月內決定申請案是否提出新的重要與專利相關疑問(substantial new question of patentability)， 如不受理，退US$7,970。復審申請人不得以匿名形式進行。

（3） 與ex parta不同，inter partes復審申請人在復審過程中一直參與。對于專利擁有人所有答辯及修改，申請人在接到通知后， 一個月內提出對其響應。

（4） 對復審結果不滿意， 專利擁有人及申請人都可向專利上訴委員會上訴， 但對上訴委員會的判決，只有專利擁有人可以向聯邦法院上訴。

（5） 同一復審申請者對同一專利只能提一個inter partes申請案。

（6） 一進入復審過程，雙方都不能撤回。

討論

美國專利訴訟根據美國律師協會統計，律師費用平均一個案子需花上2百萬美金，訴訟官司來挑戰專利的范圍及有效性成功率， 據統計數字， 大約33%， ex parta復審成功挑戰專利平均成功概率是12%, 用inter partes復審挑戰平均成功率是70%， 其中50%左右的重審專利， 全部項目(Claims)都被取消。難怪在目前申請inter partes復審案件中的70%申請案是正在專利被告或原告訴訟，被告或原告提出申請。

費用：根據美國律師協會調查，ex parta 一個案子客戶平均花費是US$10,000, inter partes 到USPTO審查決定結果平均花費是US$55,000。如經過專利上訴委員會， 平均費用大約再加US$25,000， 如專利擁有者上訴到聯邦法院， 費用是US$200,000, 平均inter partes 復審程序會耗時， 如牽涉到上訴委員會， 一個案子可能長達44個月才有結果。

挑戰專利三種方法中，ex parta 復審花費是最便宜，平均成功率只有12% ,論效果以inter partes 效果最佳。推翻全部專利項目成功率高達50%, 再加上成功縮小或修改專利的概率， 兩者加起來可達到70%， 其中最主要原因是在復審中。 inter partes 的申請人全程參與，對專利擁有者的任何答辯或修正都可提出其意見， 而在ex parta復審中，申請人只有一次參與機會， 這點加上USPTO在2005年設立一個復審委員會，有三位資深審查員組成， 對復審案件可以全權檢討，USPTO也組成復審中心， 由資深專利審查員組成， 復審案件由這些資深審查員承辦， 使得復審權威及公正性增加不少。

結論

(1) 面臨侵權指控時，雙方可經由談判達到授權，或上法庭爭出是非，復審是個可以考慮的途徑， 與訴訟比起來花費是較少。

(2) 專利擁有人也可要求復審，尤其發現一些早先相關文件， 由競爭者提出， 還不如自己提。

(3) 經過復審考慮過的早先相關文件， 一旦復審結束而專利項目有效， 復審申請人不得在日后法律訴訟中使用同樣文件及同樣理由來攻擊這專利項目。

(4) 根據35U.S.C. 318及35U.S.C. 314(c)

專利擁有者及復審申請人如已經在進行相關專利侵權訴訟， 雙方都可要求法官將訴訟暫停(stay), 等USPTO對復審有了結果后，再繼續訴訟，這是否可以訴訟暫停的權力在于該案主審法官。