專利創造性的“過度客觀化”問題

一、“過度客觀化”實質上降低了創造性



1982年成立的美國聯邦巡回上訴法院在促進創造性的客觀化上發揮了重要作用，這符合它統一專利法解釋、提高專利法確定性的宗旨。但是在近年來的一些判決中，它對創造性的適用被認為背離了最高法院對103條的法律解釋，實質上降低了創造性，本文稱之為“過度客觀化”問題。這一問題在KSR v. Teleflex案中受到廣泛關注，美國最高法院于2006年6月對KSR v. Teleflex案發出調卷令，對美國聯邦巡回上訴法院的“動機/啟示/教導”方法進行審查，包括一些大公司在內的機構紛紛對該案作出反應，希望最高法院以此案為契機提高創造性審查的標準。



美國聯邦巡回上訴法院法律適用中的以下傾向，被認為實質上降低了創造性，使一些顯而易見的發明獲得了專利或維持專利權有效:

一是適用動機/啟示/教導方法時的證據標準過于嚴格。要求審查員或訴請無效的原告舉出存在技術啟示的確切證據時，往往只承認對比文件等書面證據是“確切”的，審查員或地方法院法官甚至不能依賴本領域技術人員的公知常識作為證明顯而易見性的證據。這實質上繞過了本領域技術人員因素，把本領域人員的創造能力低估為零。

二是過度強調輔助因素的重要性。雖然最高法院認為商業上成功、長期渴望解決的需求、他人的失敗等客觀環境因素是輔助性的、可以考慮的因素，但在聯邦巡回上訴法院看來，如果出現這些因素，則是必須予以考慮的。

三是證明責任分配上不利于審查員或訴請無效的原告。首先由審查員或訴請無效的原告對該發明為顯而易見負有證明責任，而不是首先由專利申請人或專利權人對該發明為非顯而易見負有證明責任；當審查員或訴請無效的原告提出證明該發明為顯而易見的證據后，舉證責任才轉移，由專利申請人或專利權人舉出該發明為非顯而易見的反證。在考慮輔助因素時，對商業成功與發明技術特征之間是否存在因果關系的證明上，專利申請人或專利權人證明其發明與獲得商業成功的產品有相同的技術特征邊界后，商業成功與發明之間不存在因果關系的證明責任則轉移到審查員或訴請無效的原告身上，使許多由顯而易見的技術特征導致商業成功的發明獲得專利保護。



二、創造性的降低影響專利分布結構



創造性的降低，最直接的后果就是“專利叢林”(thicket)的出現，即大量創造性程度不高、保護范圍較小的發明，主要是改進發明與圍繞發明，獲得專利權保護:

第一、改進發明專利增多。改進發明仍然落入被改進發明的范圍，如果改進發明人是被改進發明專利權人以外的人，則改進發明人未經被改進發明專利權人的許可不得實施自己的專利，如欲實施需與被改進發明專利權人談判許可問題。從經濟分析看，如果改進者在完成發明并獲得專利，即支付了發明成本后，與被改進發明專利權人談判許可問題，則改進發明人的發明成本變為沉沒成本，被改進發明專利權人與改進發明人的協商，實質上是在分割改進發明的未來收益。這樣，改進發明人先行支付的發明成本就無法收回，改進發明人的積極性受到抑制。顯然，降低創造性會降低改進發明的成本，提高改進發明獲得專利權的幾率，降低改進發明的沉沒成本，從而減少被改進發明專利權人以外的人從事改進發明的風險。

第二、圍繞發明專利增多。圍繞發明(Design around)是指專利權人以外的其他人，在該專利保護范圍的周圍研究新的發明，并申請專利。圍繞發明被經濟學家批評為專利制度的弊端之一，因為圍繞發明往往不如已存在發明的價值高，因此把發明資源投入圍繞發明是一種浪費，而且為防止他人圍繞發明對已有專利構成威脅，已有專利權人往往投入更多的資源，對與其專利最佳實施方式相關但價值較低的一切可能的發明都申請專利，導致資源的浪費。但圍繞發明也有好處，一是圍繞發明可以導致已有專利產品的替代產品(也許性能略差于已有專利的產品)，從而在市場上與已有專利產品形成競爭，降低已有專利的壟斷所產生的社會成本；二是圍繞發明可能導致意外發明(Serendipity)，有利于技術進步。創造性的降低使圍繞發明的成本隨之降低，從而促進圍繞發明。



專利叢林的出現使美國專利的結構和布局發生變化，趨向于日本的“數量多而范圍小”的密集結構。這樣的結構有利有弊，但在某些領域，比如微電子半導體領域，被認為是弊大于利:

第一、破壞了專利制度的成本收益平衡。專利制度的目的是通過賦予專利權人一定時期的壟斷權利，達到促進新技術的研究、開發和公開的目的，這種暫時的壟斷產生的社會成本就是專利制度的成本。如果創造水平低的發明被授予專利權，就會使專利制度的社會成本過高，降低專利法的制度收益。

第二、提高了專利市場的交易成本。由于專利數量多，產品開發商可能需要取得多個專利授權才能生產出投放市場的最終產品，這就需要取得許多專利權人的使用許可；即使不是為了取得許可，產品開發商為了不侵犯別人的專利權，也需要投入更多資源來檢索、研究其他人的專利，否則會因過失侵犯他人專利權而被起訴，這都歸結為交易成本的提高。



三、提高專利創造性的兩種思路



隨著專利的密集程度越來越高，美國專利界要求提高專利創造性的聲音越來越強。就如何提高創造性，本文介紹以下兩種標準。

1.“如其不然”標準，即一項技術方案如果沒有獲得專利保護的期望和前景，也能夠在申請日的同時或者緊隨申請日之后不久的時間內就被提出來并予以商業實施，那么對該技術就不值得授予專利權。這一標準美國最高法院早在1966年的Graham v. John Deere Co.案中已經提出來，2003年美國聯邦貿易委員會在經過聽證后發布關于平衡競爭與專利法及其政策的報告，建議嚴格適用非顯而易見性標準，從經濟學或競爭政策的角度，強調用“如其不然”的方法判斷非顯而易見性。但該報告同時指出，這一方法只能作為一種思路，很難在個案中施行。

2.不低于現有技術發明水平的標準。這種觀點認為，判斷一項發明是否具有非顯而易見性，不應當從發明本身的角度看，而應當從其對應的現有技術的角度看。如果從現有技術擁有者的角度看，該發明不具有非顯而易見性，則表明該發明水平低于現有技術的發明水平，不應授予專利權。這樣，對應于不同的現有技術領域，將提出不同的非顯而易見性水準。如果現有技術是開拓性發明，則對所申請發明進行審查時要求較高的創造性；如果現有技術是改進型發明，則對所申請發明進行審查時要求較低的非顯而易見性標準。這樣，開拓性發明會得到較寬的非顯而易見性“緩沖帶”，在該緩沖帶內，他人會因不滿足非顯而易見性標準而不能獲得專利權，故可獲得較大的市場壟斷權；而改進型發明則獲得較窄的“緩沖帶”。具體的判斷方法是:先找出與所審查發明C最接近的現有技術B和次最接近的現有技術A，分別確定C與B之間的發明距離、B與A之間的發明距離。如果C與B之間的發明距離大于B與A之間的發明距離，則發明C具有非顯而易見性；反之則無。（本文來源：專利創造性客觀化問題研究；作者：和育東、方慧聰）