美國涉及計算機程序的發明專利撰寫及保護
五洲商務網
各國對于涉及計算機程序的發明專利所面對的首要問題是其可專利性問題。在長達半個世紀的時期內,美國專利商標局(USPTO)、美國海關與專利上訴法院(CCPA)、聯邦巡回上訴法院(CAFC)和美國最高法院對于涉及計算機程序的發明專利做出了幾十個判決,他們之間的立場并非始終保持一致,有時甚至是對立的。即使在同一個行政和司法機構內部也并非一成不變。但在其歷史演進過程中仍然產生了很多重要的法律概念和應用方法,值得我們從中借鑒。
在美國,“手段加功能”權利要求最初被申請人用于撰寫包含算法的專利權利要求時,USPTO 和CCPA7 也一度出現了很大的分歧。美國法典第35 章專利法第112 條第6 款規定了“手段加功能”的權利要求撰寫方法:“一個組合物的權利要求中技術特征也許可以撰寫成完成某個特殊功能的一個方法或步驟,該技術特征沒有撰寫成物理結構或其連接關系。這樣的權利要求將被推定為包含了實現該功能的所有對應的結構、物質或工藝及其等同物。”美國法典(U.S.C.)第35 章第112 條第二款規定:“專利說明書應以一項或多項權利要求作為結尾,特別指出并明確要求保護申請人認為是其發明的技術內容。”術語“specification”(說明書)是指專利申請文件的一部分,包括了專利的主題、對已有技術的描述、總結和對該發明創造的詳細描述。它區別于權利要求。權利要求是簡要地陳述及指出該發明創造精確的保護范圍。
19 世紀60 年代,由于CCPA 的一些判決大多支持將手段加功能權利要求的專利性指向于物理裝置,發明者開始用“手段加功能”的權利要求將軟件撰寫成一種計算機硬件,使得權利要求的撰寫看起來像是一種結構或者機器。USPTO 在決定此類“手段加功能”權利要求的專利適格性時認為應將其解釋為其保護范圍覆蓋了表述在說明書中實現該功能的結構及其等同物。而CCPA 的立場則忽左忽右搖擺不定。
美國專利法第112 條為回應Halliburton OilWell Cementing v.Walker9 專利侵權案而作出了修改。在該案中,最高法院評論了關于一項“關于油輪深度的聲學共振設備”的功能性權利要求。該法庭考量其中一項功能性權利要求時評述到:“權利要求撰寫的語言中描述了一項關鍵的特征……該特征撰寫了該設備將完成何種功能而不是相應的物理特征或安排了新的裝置”。盡管在說明書中描述了該對應的裝置,但法庭仍然認為該功能性權利要求的書寫方式將給予申請人較以結構特征撰寫而言不適當的更寬保護,因而法庭拒絕了該功能性權利要求。1952年,國會修改專利法至目前的第35 章專利法第112條第6 款。
但在1957 年In re Lundberg 專利案中,CCPA對此問題的解析則與專利法相反。CCPA 維持了專利復審委用已有技術一項“關于用飛機來進行地理勘探的裝置或方法”申請的駁回,該申請描述了一項對于常規設備作出的改進發明,宣稱能實現新穎和抽象的功能。申請者認為其申請與“手段加功能”的權利要求撰寫方法類似,應該解釋為覆蓋了說明書中的對應結構、物質或工藝及其等同物。但是法庭拒絕將說明書中的限制讀入權利要求。在此后一系列案件中10CCPA 均拒絕將說明書中的限制引入權利要求解釋中。
與CCPA 不同的是,聯邦巡回法庭的法官們一致將專利法第112 條的規定解釋為根據該條所規定的手段應根據說明書來解讀。在Iwahashi11 案中,聯邦巡回法庭推翻了專利商標局對一項“走動關聯單元”的專利駁回申請,該單元是一項將聲音識別成信號的發明,撰寫成了多項“手段加功能”方式的技術特征組合附加了一個技術特征指向一個只讀存儲器(ROM)。專利律師辯稱當‘手段加功能’的權利要求作為專利主題時必須被解讀為每個手段能夠實現其撰寫的功能。在該案中,聯邦巡回法庭認為:“我們指出權利要求是一個以“手段加功能”作出限制的手段組合物,唯一例外是ROM 系該裝置的特殊部分, 因此該權利要求符合專利法第112條關于專利主題限制”。法庭拒絕認為“手段加功能”的權利要求是包含了完成相應功能的任何一種手段,法庭也拒絕承認“手段加功能”的權利要求與方法權利要求是無法區分的。1994 年2 月, 聯邦巡回法院全體出庭法官在Donaldson 案判決中要求專利商標局應當遵循美國法典第35 章專利法第112 條第6 款的規定,必須將“手段加功能”權利要求解析為僅覆蓋了說明書中的結構及其等同物。在該案中,申請人希望申請一項“自動清潔空氣過濾器集合”,包括一個用于由壓力泵來使之彎曲的內部隔斷。在先技術中該壓力泵一般用于使分離過濾器中的灰塵,內部隔斷的彎曲部分能夠使過濾器中的灰塵分離到下方的單個集合瓶中。申請人將上述的隔斷描述成“用于使內室的氣壓相應地上升以使壓力泵將灰塵向下方移動來實現清潔功能”。專利商標局駁回了該申請,且復審委予以維持,其主要理由是在復審委認為在先技術已經揭示了使灰塵向下方移動的方法。聯邦巡回法庭認為,專利復審委沒有依照專利法第112 條第6 款的法律規定,而將權利要求書中的“技術手段”解析成未在說明書中揭示的結構是不適當的。法庭認為,該條法律規定必須聯系上下文來理解,并否決了聯邦法庭和CCPA 包括Lundberg 案在內的在先判例。法庭認為,根據第6 款的規定,該案結論是申請者已經通過其在說明書揭示的特殊結構特征和具體化充分地描述了權利要求中的“手段”。法庭通過比較說明書中的結構和被復審委用于駁回其顯著性的被引證專利后認為,被引證專利既未談到也未建議本案申請者所提到的可彎曲隔斷。因此,法庭認為,被引證專利對于系爭申請來說既不是可預期的,也未使之缺乏顯著性。
研讀上述案例不難發現,雖然在很長一段歷史時期內,美國專利行政部門和司法機關對于“手段加功能”權利要求的解釋存在分歧甚至對立,而通過一系列的判例目前已逐步明確了“手段加功能”的權利要求撰寫方式以及應將說明書中的限制讀入該權利要求中。無論是在專利授權階段還是侵權糾紛審理,該申請的技術方案均應理解為包含了說明書中所披露的具體實施方案及其等同物。(本文來源:淺談涉及計算機程序發明專利的權利要求解釋;作者:胡瑜;單位:上海市第一中級人民法院)
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