歐洲第89/104號指令有關商標侵權的認定

(89/104/EEC)Article 5

Rights conferred by a trade mark

1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

以下由機器翻譯，僅供參考：

《第89/104 號指令》第五條

商標所賦予的權利

1。注冊商標的，應當授予獨家權利的所有人其中。東主應有權阻止所有第三方他同意在貿易過程中使用：

（一）這是在有關商品商標或相同的任何跡象這是與該商標相同的服務注冊;

（二）任何標志的地方，由于其身份與，或相似，貿易商標和標識所涵蓋的商品或服務的相似性商標和標志，存在混淆的可能性，對部分，市民，其中包括簽署和協會之間的可能性商標。

2。任何會員國也可提供，東主應有權沒有他的同意，從使用的過程中，防止所有第三方貿易的任何標志，這是相同或類似，商標其中的不相似的商品或服務商標已注冊，而后者在會員的聲譽國家和地方使用該標志沒有正當理由，采取不公平的優勢，或者是不利的，鮮明的時代特色或聲譽的貿易馬克。

根據《第89/104 號指令》第5 條第1 款(b)，商標所有人有權禁止任何未經其許可的第三人，在商業活動中， 在相同的商品或服務上使用與其商標相同或者近似， 并可能產生混淆的標志。



《歐共體理事會第84/450 號指令》（“比較廣告指令”） 的第三條a 款指出， 不具有誤導性，不造成廣告人與競爭者本身或是他們的商標之間混淆， 不損壞或貶低其他商標的價值， 未不正當利用其他商標的比較廣告是可以被允許的。



英國的兩家手機服務商之間就發生了這方面的糾紛。一家是O2 公司，擁有兩個由氣泡圖案組成的英國國內商標，一家是Hutchison 3G 公司（簡稱H3G）。H3G 公司發起了一場廣告戰，在他們的廣告中將其服務價格與O2 公司的相比較。其中，不僅出現了氣泡圖案， 使人聯想起O2 公司的商標， 還附帶一條H3G 公司的服務更便宜的信息。



英國上訴法院認為在這則廣告中確實有價格比較，但就兩家運營商所提供的電信服務而言，該廣告不存在誤導消費者其商業來源的可能。同時英國上訴法院請示歐洲法院是否可以根據《第89/104 號指令》第5 條第1 款(b) 做出商標侵權的裁定。



本著更好地保護商標和規范比較廣告使用的目的， 歐洲法院指出只有在同時滿足以下四種條件的情況下， 商標所有人才能禁止與其商標近似的標志的使用：（一） 該標志必須在商業活動中使用；（二） 必須在未經商標所有人同意的情況下使用；（三） 必須與其商標注冊的商品或者服務相同或者近似；（四） 必須由于該標志可能導致部分公眾產生混淆， 從而影響或可能影響商標的主要功能，即為消費者提供商品或服務來源的保證。



歐洲法院認為這則比較廣告案滿足了前面所提到的前三個條件。相較英國上訴法院的事實發現，即H3G 公司使用與O2 公司類似的氣泡圖案，并不能說明兩個公司間存在任何形式的商業聯系，歐洲法院最后認為O2 公司沒有理由依其商標權來阻止H3G 公司在比較廣告中使用氣泡圖案的權利。



廣告人的目的在于， 通過與競爭者的產品或服務相比較，突出自身的優勢，從而吸引消費者來達到推廣自己產品或服務的目的，一般情況下，很少會出現混淆。那么，要通過《第89/104 號指令》第5 條第1 款(b)來認定商標侵權就很困難了。



唯一的應對或許是參照《第89/104 號指令》第5 條第2 款， 適用這款并不需要證明存在混淆的可能性， 只須證明在后商標的使用會對在先商標的聲譽造成損害。這種損害， 可以以淡化、不正當競爭、或是玷污（tarnishment） 這三種形式的任何一種出現。如果能證明以上行為， 那么《第89/104 號指令》第5 條第2 款為有聲譽的商標提供了寬泛的保護， 既可對抗注冊于相同或近似商品和服務的在后商標， 也可對抗注冊于不相似商品或服務的在后商標。（本文來源：互聯網）