美國反淡化法的制定與實施和馳名商標保護

反淡化法的制定和實施為馳名商標特別保護提供了法律依據。但對于它的立法精神,以及具體規定的理解和執行仍存在一些模糊不清的地方。這些問題有的已經通過一年來的司法審判得以解決,有些則需要從理論和實踐兩方面做進一步探討。



1、玷污

反淡化法簡要描述的第一個未明了的問題是,該法是否適用于玷污商標的行為。國會議員卡洛斯·蒙瑞漢德向國會法律委員會提交的關于聯邦反淡化法議案的說明報告中指出,該法律提案試圖保護馳名商標,防止它的特有識別性受到沖淡、玷污或者貶低。即使淡化使用的效果并無混淆的可能性。然而“, 淡化”一詞在法律中的定義為“: 削弱、減少馳名商標對其商品或服務的識別性能力”。它看起來只是涉及到沖淡而未包括玷污。



這個問題似乎在反淡化法所面臨的第一個案件,即哈斯洛公司訴因特網娛樂公司一案中已經得到了答案。當一個商標被他人用來與某些商品或服務聯系起來使用,而有可能損害該商標信譽的時候,便可發生所謂“玷污”現象。哈斯洛案是個明顯的玷污案例。一個著名的兒童玩具的商標被用于英特網上含有色情內容的網站名稱。盡管法院從未特別提到該案是一個玷污的事例,但認定被告網站中的畫面給哈斯洛公司造成了無可挽回的損害。因特網娛樂公司案件一目了然的性質對于玷污行為的認識是無可非議的。



在另一個案件中“, 玷污”則作為一個問題直接反映在原告的權利請求當中。而法院的判決卻出人意料。此案中,原告依據反淡化法起訴被告的理由是,由于被告以“天鵝絨小精靈”命名其所屬的,設在德克薩斯州的一家夜總會,從而使原告“小精靈”商標的名稱和肖像遭到玷污。原告指出“, 小精靈”名稱被用于一個不加選擇地過于暴露甚至色情的、庸俗的夜總會,這種做法本身就敗壞了和玷污了“小精靈”的健康形象,以及原告所從事的產品和服務。被告對此作了辯解,夜總會的名稱是模仿了一句口頭禪。這種基于模仿而作是美國憲法第一條修正案所保護的表達方式。德克薩斯州南部地區聯邦法院認定,此案中不存在玷污,并解釋說,裸體畫像和夜總會企圖達到的目的是一種明顯模仿和聯系,而不是企圖長期損害公眾心目中的商標形象。



上述案件從不同方面表明,反淡化法所說的淡化行為包括了玷污。然而,一旦涉及到模仿性表達的時候,法院則謹慎從事,極力保護當事人一方的言論自由權,即使有損于商標權人的利益。在索斯博士案中法院駁回原告權利請求便足以證明憲法中規定的言論自由權占了主導地位。“索斯博士”商標的所有人請求責令禁止淡化行為,保護其在系列兒童圖書上的著名商標。法院認為,盡管模仿給人帶來不愉快,但是被告的使用是表達性的,它受到憲法第一條修正案的保護。無獨有偶,在“小精靈”一案中,法院同樣認為被告的酒吧名稱“天鵝絨小精靈”是一種模仿,是受第一條憲法修正案保護的。這些案件中的法律意見早在聯邦反淡化法制定以前就成為辯論的核心問題?，F在清楚了,1988 年商標法修正案刪除有關反淡化規定的真正原因是它觸犯了憲法第一條修正案賦予的權利。在制定反淡化法的時候,這個問題再一次受到國會重視。因此,可以說憲法第一條修正案為淡化訴訟中的一方當事人保留了一個最有力的抗辯理由。



2、 什么是“馳名”?

在聯邦反淡化法中提出了8 項非限制性的條件,用來決定一個商標是否為馳名商標。法院開始對這些條件適用的范圍、方法并不清楚。在北美(North merica) 公司訴伊立利( Elilil2ly) 公司案中,法院沒有對這些條件作任何考慮,就駁回了原告依據《蘭哈姆法》以淡化為由的權利請求。該案中,法院之所以斷定原告的商標不是著名的,因為它的胰島素產品只占整個市場的10 %。在另一個案件中,即林琳訴B·F·窗口案中,也未涉及法定條件。該案中,法院認定原告的注冊商標“世界上最好的表演”由于在全美范圍內連續使用達125 年之久而為著名商標。但是盡管原告林琳掃除了《蘭哈姆法》設置的“商標必須馳名”這一障礙,法院仍以該商標是一個普通的敘述性用語為由,否決了原告提出的初步禁令的請求。



由法院對“馳名”的條件進行分析和解釋的第一個案例是美國快遞公司訴CFK 一案。聯邦密執安東部地區法院引用法定條件并且適用于此案的判決之中,判定美國快遞公司的商標“DON’T L EAVE HOME WITHOU T”是獨特的馳名商標。對于法定條件的第一項,法院指出,盡管短語“DON’T L EAVE HOME WITHOU T”缺乏固有顯著性,但美國快遞公司已經連續、重復地使用該商標達20 年以上。從而使這個短語通過使用獲得了顯著性。法院注意到這樣一個事實,美國快遞公司自1974 年以來,將該商標與公司名稱結合起來進行廣告宣傳,所花費用數以百萬計。商標使用的地理區域在整個世界范圍包括國內、國際的飯店、餐館和零售業等服務場所以及它們的服務項目。關于商標的商品和服務的貿易渠道,法院認為,美國快遞公司的專業領域是財政、與運送有關的行業,它通過廣泛的渠道銷售自己的產品和服務。關于商標被認可的程度,法院認為該商標在世界范圍內有著廣泛的認知度。



3、對普通商標的影響

這也是一個有待于探討的問題。在商業中開發一個新商標時,如何確定它是否對另一個馳名商標產生了淡化影響? 當一個商標并不是象“愛娃”、“柯達”和美國快遞公司的商標那么有名氣的情況下,判斷起來是一件困難的事情。顯示這種困難的一個典型案例是一家雜貨店訴一家專營店的案子。該案的原告從事貿易已有70 年以上的歷史。9 年前,它注冊了“We’ll Take Care of You”這一短語商標。本案的被告是一家專營家庭健康產品的新公司,它將自己的商店命名為“Take Good Care”。新澤西州地區法院認為,原告使用短語商標僅有9 年時間。并且只是將它與商店的名稱結合在一起使用。故它的使用范圍很有限。據此認定原告的標記不是著名的,因而無法依據新的聯邦法律予以保護。盡管法院作出了有利于被告的判決,但另一法院是否能在相同的條件下作出相同的判決,值得懷疑。因此,除非商標確定無疑地著名或馳名,不同法院對馳名商標的判定就可能是大相徑庭的。



4、 國際互聯網絡

國際互聯網絡, 這個在美國和全球范圍內迅速發展的通訊工具,對商標權人來說已經引來了越來越多的問題。通常情況下,商標所有人希望用自己的商標作為網絡中的域名。然而,當其他人而不是商標權人把商標作為域名的時候,問題便產生了。反淡化法的保護能否在這一領域內適用,在法律通過之時并不清楚。從那時起,就開始了有關它的案例討論。



在哈斯洛公司訴因特網娛樂公司案中,法院責令被告停止直接或間接地使用“Candyland.com”或者其他相近名稱作為網絡地址。從而維護原告CANDY LAND 商標的形像。另外一個案件中,被告搶注了一個網絡地址,被認為違背了反淡化法。此案的原告擁有“Act Media”注冊商標。自1972 年起,原告就連續使用這個商標進行廣告宣傳和銷售服務。當原告打算將這一商標作為自己的網絡域名時,卻發現被告已經搶先一步了。法院認定被告的搶注行為違背了《蘭哈姆法》第43 條,指出被告的這一行為有可能導致原告和被告之間經營活動的范圍和市場發生混淆。然而,案件的結果卻令人尷尬,法院建議原告認可被告已實施的行為。這無疑表明了法院處理域名搶注行為時的無能為力。



1996 年11 月,又發生了兩起涉及國際互聯網絡的案子。兩案的被告為同一人,但在不同的地區法院被指控。在巴拉文( Panavision) 訴道蓬( Toeppen) 一案里,被告未經授權而將屬于原告的商標注冊為網絡域名“Pnavision. com”。事實上,當原告通知被告他打算將自己的“Panavision”商標作為網絡域名的時候,被告提出,如果原告要求他停止使用“Panavision”商標,須向他支付13000 美金。原告拒絕付錢。于是,被告又將原告的另一個商標“Panaflex”也注冊為域名“Panaflex. com”。加州中部地區聯邦法院認為,被告的行為不同于淡化理論的兩個方面,沖淡和玷污。但其行為卻足以在網絡上消除原告的商標對商品和服務的識別能力。法院進而判決:被告的行為阻止了原告將自己的商標使用在新的重要的商業媒體中,構成了法律規定意義上的商標淡化行為。另一方面,法院對該判決的態度十分謹慎,防止他人作擴大解釋。法院指出,這個案件的結果并不是授予商標權人享有域名的優先權,也并非給予商標權人過度的權利。這個判決僅僅認為,拿一個馳名商標去注冊域名,其目的是利用商標價值把域名轉手賣給商標的所有人,進而從中獲利。這種行為違背了聯邦和州的反淡化法。



在因特馬蒂克( Intermatic) 訴道蓬( Toeppen) 案中,伊利諾斯州北部地區聯邦法院認為被告在他的網頁中使用了原告的名稱,觸犯了反淡化法。法院判決,被告注冊的“Intermatic.com”域名與原告的商標極其相似,該域名將顯示在網絡的每個網頁上,故它的使用足以使原告的“Intermatic”商標受到淡化侵害。以上案例說明,反淡化法對于防止由國際互聯網絡而產生的商標淡化是一個有用的武器。



5、是否可以成為商標異議和商標撤銷的理由

在克林頓總統簽署反淡化法的時候,人們并不清楚這個法律是否為商標異議和撤銷提供了理由?？疾炝⒎ū尘耙搽y以尋得答案。然而,在Babson 訴Surge Souer 的案件中,美國專利商標局審判上訴委員會發表了他們的意見,認為反淡化法沒有對商標異議和撤銷提供法律依據。該委員會的意見或許是有關淡化問題上最有爭議性的。



《蘭哈姆法》第13 條規定:“任何人如認為列入主簿的一項商標注冊可能損害其利益,在繳納了規定的費用后,可以向專利商標局提出異議。”但是《, 蘭哈姆法》第13 條沒有具體列出異議的理由。一般地說,一方當事人提出異議申請所依據的是該法第2 條中“可能受到注冊商標的損害”。至于淡化是否可以作為異議和撤銷的一般理由,值得商榷。按照《蘭哈姆法》第43條第3 款的規定,聯邦注冊商標可以獲得完整的保護,得以對抗任何依據州反淡化法而提起的訴訟請求。此條的原文為:“如果一個人按照1881 年3 月3 日或者1905 年2 月20 日法令,或者經主簿主冊進行了有效的商標登記,該注冊人就可以此對抗任何人依照普通法或者州法對他的注冊商標提起的,旨在阻止一項標記、標簽或廣告的顯著性被淡化的訴訟。”因此,如果主簿注冊可以抵制根據州法提起的訴訟,淡化就不得作為商標異議和商標撤銷的理由。對商標權人來說就意味著,即使某一商標的注冊可能造成對自己馳名商標的淡化效應,也無法通過商標異議和撤銷注冊的程序加以阻止。由于這個原因,專利商標局審判上訴委員會的意見是有爭議的,它不可能成為這個問題上的最后定論。（本文來源：互聯網）