美國PTAB審理程序修正提案

美國2011年9月16日頒布《Leahy-Smith美國發明法》（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱AIA；編號Public Law No: 112-29 ），專利訴愿暨沖突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences；BPAI）將在2012年9月16日改制為專利審理暨訴愿委員會（Patent Trial and Appeal Board；PTAB），除執行BPAI原有各項業務外，未來還將負責AIA新法調整或新增的多項審理（trial）程序。

為趕在相關辦法生效日前確定配套的37 CFR實施細則，USPTO已于今年2月9日、10日分別就PTAB審理程序共通規定及實施指南、派生（Derivation）程序、多方復審（Inter Partes Review；IPR）程序、領證后復審（Post-Grant Review；PGR）程序、涵蓋商業方法專利過渡期復審（Transitional Program for Covered Business Method Patent Review；CBM）程序等主題，發布約130頁的修法提案。4月下旬，USPTO并進一步公告，截至4月10日為止，前述修法提案共收到251件公眾意見，該局將參考各方建議，預定在8月16日前公告37 CFR最終修法內容。

現依USPTO 2月公告的提案，簡單摘錄部分PTAB審理程序規定先供參考。



審理流程

依其定義，派生、IPR、PGR、CBM四項程序都屬于PTAB轄下負責的審理程序，后三項程序一般先由請愿人（petitioner）遞交請愿書，經過請愿人、專利所有權人（patent owner；PO）文字及言詞辯論，除非另有原因，最后再由PTAB于成案一年內作成裁決（final written decision；judgment）。

為避免利益沖突，也因AIA修法寫入禁反言（estoppel）規定，請愿書必須明示實質利益關系人（real party in interest或privy）。事實上，明確定義實質利益關系人有其困難，畢竟個別案件情況不能一蓋而論，不過，能掌控程序中一造動向者，即有可能被視為實質利益關系人?？傊?，以上程序無法匿名提出。

IPR、PGR、CBM共通流程按時間序依次排列如下：





請愿書及請求規定

除程序最源頭的請愿書外，其他程序進行期間任一造所欲尋求的救濟，都應以請求形式提出，且多應事先（例如利用成案初期召開的電話會議）取得PTAB許可，否則一般無法納入案件正式記錄并予考慮。

請愿書及請求都有頁數限制：派生及IPR程序請愿書最多50頁，PGR、CBM程序請愿書最多70頁。請求最多15頁，異議頁數不得超過被異議文件頁數限制，對請愿書的回復最多15頁，對請求的回復最多5頁。若有必要超頁，需提請求取得PTAB許可。



規費

派生程序請愿費為US$ 400；IPR、PGR、CBM程序請愿費則依請愿人質疑的請求項項數（the number of challenged claims）分級收費。在計算質疑的請求項項數時，即使未質疑一獨立項，但只要質疑附麗其下的附屬項，該獨立項亦會計入質疑的請求項項數，例如：請愿人質疑一專利Claims 20-40，而這20項皆直接附麗于Claim 1，故質疑的請求項項數應計為21項。





修正請求

IPR、PGR、CBM程序中，專利所有權人可以請求形式請求準予修正，但一般只有一次修正機會，需于成案之初召開的電話會議中表達修正意愿，并預告欲修正的請求項數與替代請求項大致范圍。若需額外修正，專利所有權人需出具正當理由（good cause），又或各造有意和解，亦可聯合提出修正請求。

派生程序中，請愿人及對造（respondent）都可出具正當理由，提出修正的請求，而將自家申請案或專利予以修正。所謂正當理由，依USPTO提案舉例，包括和解所需修正，以及為刪除請求項所做修正，但若有一造請求準予刪除所有系爭請求項，將被視為是請求作成不利己方的裁決。

而AIA修法規定，刪除請求項后可寫入合理數目的替代請求項（substitute claim）。何謂合理數目？USPTO預設：除非能證明其必要性，否則，每一被質疑的請求項，僅可代之以一項替代請求項。



證據開示

相對于一般法庭攻防，PTAB審理程序中可使用的證據開示范圍其實相對有限，其作用是讓任一造能在合理范圍內先搜集必要證據，再依規定提出響應、異議、請求、回復、意見。依USPTO目前規畫，PTAB作成成案決定后，即會以Scheduling Order順序提供各造證據開示期間（discovery period），由專利所有權人先攻。

不需另外請求PTAB準許的例行證據開示（routine discovery）內容有三：要求對造提供文件或證詞引用的物證、詰問對造宣誓證詞證人、要求對造出示與程序進行期間所持立場矛盾的信息。

任一造可再請求給予額外證據開示（additional discovery）機會，PTAB是否準許，則因程序而異。派生及IPR程序，考慮的是額外證據開示是否符合司法利益（in the interest of justice）；PGR及CBM程序，考慮的是有無正當理由。此外，程序進行中，亦有可能應PTAB法官要求或由任一造請求，進行強制證人證言（compelled testimony）、當庭證人證言（live testimony）。（本文作者：黃蘭閔）