發明如何答復審查意見

2個月之前，我在上下班的地鐵上用手機碼了一個多星期的字，怒答了《如何寫專利》，2個月以來有很多朋友私信我，有些是關于專利撰寫的，有些是關于審查意見答復的，所以我打算把自己在審查意見答復過程中的淺薄經驗和知識在此與大家分享。
是的，接下來一個星期的通勤地鐵上，筆者又要苦逼地在手機上碼字了。想想周圍的人們都在拿手機看腦殘劇或者玩游戲，而答主卻蜷縮在地鐵一號車廂的角落里在手機上打字分享經驗知識，瞬間覺得自己的身影高大了。不廢話了，以下干貨：
假設我們的專利是一件發明專利。專利寫好交上去之后會依次經歷兩種不同級別的審查，首先是初步審查，簡稱初審；之后是實質審查，簡稱實審。
初審就是形式審查，審查員在這一階段會看一下申請文件是否齊備，形式上是否符合標準，費用是否繳納。如果在初步審查中審查員發現存在申請文件不全或蓋章、簽名不符合規定等形式問題，專利局會發出補正通知書，由申請人進行補正，補正通知書的答復沒有技術含量，而且如果申請遞交之前認真核查一下申請文件，初審一般都能過的，上述補正通知書的答復我們就不在此討論了。
初審過后就是實審了，很多自己申請發明的申請人都是卡在實審這一步了。實審的時候審查員會給你找幾個對比文件，把你的權利要求拆成一句一句的，然后每一句都找出對比文件中的一句話或一段話來證明你的發明弱爆了之前都有。

審查員主要會用以下套路：
“人家這個公開了什么東西，相當于你這個”
“人家這個雖然沒有直接公開你這個，但隱含公開了什么東西，還是相當于你這個”
“你這個是本領域技術人員的常規選擇，是慣用技術手段，是公知常識”
“對比文件1公開了什么東西，對比文件2公開了什么東西，二者結合相當于你這個”。
沒有答復經驗的申請人看完審查意見通知書后基本都是一臉懵逼，常見的反應有兩種：
第一種是覺得自己被審查員吊打了，自己申請的專利確實沒有創造性，早就有一樣的專利了，就不繼續申請了；
第二種是覺得審查員懂個屁，完全沒有get到自己的發明點，對比文件跟自己的方案完全是兩碼事，于是開始答復審查意見，說審查員說的不對，我的方案跟你想的不一樣，跟對比文件也不一樣，洋洋灑灑寫了幾頁紙，結果過了倆月收到了駁回通知。
那么究竟如何答復審查意見才能說服審查員給自己的專利授權呢？把握好3個原則、1個秘笈和1個套路即可，簡稱為“1套1秘3原則”。
先說三原則：
原則1，開頭結尾要客氣。
你專利授權與否很大程度上是審查員說了算的，而審查員其實是要遵守駁回率指標的，現在國家規定每年獲得授權的專利不能太多，所以審查員每年要保證一定的駁回率，達不到這個駁回率人家是要扣錢的，給你授權了審查員的業績可能就受影響了，你說你是不是應該跟人家客氣點？要是一上來就說，審查員你懂個屁，那就很尷尬了。所以開篇可以來一段：尊敬的審查員先生/女士：首先對審查員為本申請嚴格、細致的審查所付出的辛勤勞動表示衷心感謝！關于您對本申請發出的審查意見通知書，申請人已詳細閱讀過，并根據您的審查意見進行如下說明：結尾可以來一段：綜上所述，本申請人認為權利要求書已經克服了審查意見中提及的各個問題，因此還請審查員在該申請文件的基礎上作進一步審查，并在考慮以上陳述意見后授予本申請專利權。如果審查員認為該申請仍有不符合專利法及其實施細則規定之處，還請再次給予陳述意見/修改的機會，謝謝！跟人家開頭結尾客氣客氣，不算過分。
原則2，面對審查員的錯誤要有底氣。
審查員很多時候為了評述我們的專利不具備創造性，常常會牽強附會扭曲客觀事實，其實他自己也清楚自己的觀點有些站不住腳，不過很多申請人往往只看審查意見中審查員的一面之詞，好一點的可能會看一下對比文件，但也很少把對比文件的方案充分全面地去理解，只看一下與自己的專利相關的部分，這種處理方式很容易被審查員的觀點說服。所以我們拿到審查意見之后，先通讀一遍，看審查員找了哪幾篇對比文件，自己仔細看一下對比文件，之后重點研究審查員說的那些“相當于”是否真的“相當于”(如何具體判斷之后來說)，如果發現審查員在鬼扯，一定要重點強調，加黑加粗下劃線地強調，語氣可稍顯強硬擲地有聲，要讓審查員真切地感受到他在這個地方沒能唬住你，可以這么說：申請人無法認同審查員的以下觀點：審查員認為……對此，申請人無法認同，理由如下： 
原則3，答復要有條理有層次。
對于每一個區別技術特征的爭辯，主要有以下幾個層次：
首先展開來說技術特征的不同，其次展開來說要解決的技術問題不同，
其次展開來說達到的技術效果不同，之后退一步講即使認同審查員的某些觀點二者仍不能相當于（本層次為高階可選，往往能夠起到致命一擊的奇效），
最后展開說明本特征不為公知常識。
所謂1個秘笈，是指大大降低專利被駁回風險的秘笈。
想必這是申請人最關心的事情了，因為一旦收到駁回通知書，大部分申請人的信心就被徹底擊垮了。其實我們完全能夠在答復階段大大降低專利被駁回的可能性，是不是聽起來很牛。
《專利審查指南》明確規定了駁回條件：審查員在作出駁回決定之前，應當將其經實質審查認定申請屬于專利法實施細則第五十三條規定的應予駁回情形的事實、理由和證據通知申請人，并給申請人至少一次陳述意見和／或修改申請文件的機會。
駁回決定一般應當在第二次審查意見通知書之后才能作出。但是，如果申請人在第一次審查意見通知書指定的期限內未針對通知書指出的可駁回缺陷提出有說服力的意見陳述和／或證據，也未針對該缺陷對申請文件進行修改或者修改僅是改正了錯別字或更換了表述方式而技術方案沒有實質上的改變，則審查員可以直接作出駁回決定。
如果申請人對申請文件進行了修改，即使修改后的申請文件仍然存在用已通知過申請人的理由和證據予以駁回的缺陷，但只要駁回所針對的事實改變，就應當給申請人再一次陳述意見和／或修改申請文件的機會。但對于此后再次修改涉及同類缺陷的，如果修改后的申請文件仍然存在足以用已通知過申請人的理由和證據予以駁回的缺陷，則審查員可以直接作出駁回決定，無需再次發出審查意見通知書，以兼顧聽證原則與程序節約原則。 
簡單來說，就是只要我們每次在答復審查意見的同時，對權利要求進行了修改，審查員就很難駁回我們的申請，很多前輩指出我這里說的有問題，可能前輩們看得太快，沒看清楚我的意思，所以特別特別強調一點，這里的修改指的是將審查員之前從未評述過的技術特征添加到權利要求中來。
一般來講，審查員會將權利要求書中的每一個技術特征都進行評述，所以我們添加的技術特征一般來自于說明書，確切來說，是說明書中創造性相對較高、從未被審查員評述過，且未在權利要求中出現的技術特征，當然，添加技術特征的同時，需要對添加的技術特征的創造性進行論述和爭辯，如果說明書中具備一定創造性的技術特征不多，那么我們也很難多次修改后不被駁回。由此可見，撰寫一份優秀的申請文件是多么重要。當然，如果我們原來的權利要求具備足夠的創造性，那么無需進行權利要求的修改，因為權利要求中的技術特征越多，其保護范圍也就越小。不過假如我們的創造性真的不夠，那么只能通過這種方式保證專利的授權。審查員給我們發完第三次或第四次審查意見通知書后壓力就很大了（發過多次通知書后這個案子會受到國知局上層的注意），如果我們再在權利要求里加上一些稍具創造性的特征，審查員很有可能就給我們授權了。
最后來說說那1個套路。
其實做任何事情都是有游戲規則的，不按套路出牌只能是出力不討好，答復審查意見也不例外。我們在撰寫答復的時候，應該遵循以下套路：
先跟審查員客氣一下，具體參見上文原則1，然后
第一部分闡述自己對要求進行了哪些修改，并具體說明此處修改記載于說明書何處（修改不能超出原申請的記載范圍），符合《專利法》第33條的規定（如未進行修改則省去此部分）。
第二部分指出審查員的錯誤理解，具體參見上文原則2；
第三部分闡述本申請（修改后的）權利要求具有創造性（或新穎性），具有創造性就是指具有突出地實質性和顯著的進步，第三部分需要逐項權利要求去闡述，比如我們有10項權利要求，那么我們需要分別論述每一項權利要求具備創造性。
先確定本項權利要求相對于對比文件1的區別技術特征，然后有條理有層次地對每個區別技術特征進行展開說明，具體參見原則3。按照原則3論述完之后，表明我們的權利要求具有“突出的實質性”，之后還需要寫一段本權利要求能夠實現的現有技術實現不了的技術效果，以表明本權利要求具有“顯著的進步”。
第三部分有個技巧，就是論述完獨立權利要求具備創造性之后，可以直接說由于獨立權利要求具備創造性，其從屬權利要求同樣具備創造性，這樣就無需再對從權進行論述了。不過如果你有精力的話還是建議不要偷這個懶，畢竟你論述的越充分，越容易說服審查員嘛。最后結尾再跟審查員客氣一下，還是參見上文原則1。

現在來填個坑，如何判斷審查員說的那些“相當于”是否真的“相當于”。
a、首先看對比文件的技術領域與本申請是否相同，
如果技術領域不同，直接告訴審查員二者技術領域不同，不能做為本申請最接近的現有技術，或者不能作為本申請的對比文件與其他對比文件或慣用技術手段進行結合（高階晉級，當技術領域不同時說完上面這些可以再說，退一步講，即使能夠作為本申請的對比文件，仍無法相當于，之后的論述同技術領域相同的情況，轉入b）；
如果技術領域相同，轉入bb、仔細分析審查員提到的對比文件中公開的那些技術特征是否完全公開了我們權利要求中的技術特征，
如果不是，那么從技術特征不同的角度開始展開闡述，之后轉入c，
如果確實與我們的特征相同，直接轉入cc、仔細研究對比文件整體的技術方案，把與本申請相關的那些技術特征放到整體方案中來，考慮其要解決的技術問題和該特征在本申請中要解決的技術問題進行對比，
如果要解決的技術問題不同，則展開闡述，之后轉入d，
如果要解決的技術問題也相同，那么直接轉入dd、考慮該特征在對比文件中起到的技術效果與在本方案中起到的技術效果是否相同，
如果不同則展開闡述，如果連技術效果也相同，那么說明對比文件公開的內容與本權利要求的技術領域、技術特征、所要解決的技術問題和達到的技術效果都相同，人家審查員說的沒錯，確實真的相當于。
干貨說完了，福利時間，我整理了一份審查意見答復模板，需要的觀眾可以找我。說了這么多關于審查意見答復的內容，最后還是需要說明一下，如果我們在專利申請階段的申請文本撰寫有問題的話，后續的答復寫再好也是亡羊補牢。一份好的答復只能提升專利授權的可能性，一份好的申請文件才是決定專利能否授權的關鍵因素。如何寫專利？ - 海綿叔叔的回答 - 知乎 當然，除了上面的處理方式以外，還有另外一種簡單高效的答復方式，就是找一個靠譜的專利代理人，如果不想跟自己死磕的話，找代理人幫忙其實是一種很好的選擇。請不要找我了，我目前在某創業公司工作，事務繁忙，偶爾看一下知乎已是奢侈，沒有足夠的精力來處理上面的工作，希望大家能夠理解。 最后的最后，說一下自己寫這篇文章的初衷：如何寫專利也好，如何答復審查意見也好，并非只是想簡單地幫大家獲得授權，更不是要和審查員作對。我希望申請人能夠通過我淺薄的文章提升些許專利撰寫和答復的能力，使我們的專利質量更高，更有授權價值，而不僅僅只是想拿到一個授權專利的數字，我相信這也是審查員所希望的。

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修改說明：
2.22日收到一些前輩的意見，指出我之前關于一個秘笈的說明過于激進。
確實，在權利要求中添加具有一定創造性的技術特征并進行答復論述就能100%避免被駁回，說得過于戲劇化，因為世界上沒有百分之百的事情。不過根據之前答主的經驗，98%總是有的，所以想改為98%，不過轉念一想，或許也還是不夠嚴謹，那就不寫數字了吧。
所以把這一部分可能含有夸張修辭方法的詞語全部改掉，為避免誤人子弟，不再追求藝術效果，看著雖然沒以前那么帶感，不過終究還是嚴謹了一些。
為了避免前輩們覺得我渣，在此解釋一下，其實之前在文中已經說的很清楚了，為避免駁回對權利要求進行修改，此處所述的權利要求修改是指將說明書中創造性相對較高、從未被審查員評述過，且未在權利要求中出現的技術特征添加到權利要求。（本文作者：海綿叔叔；來源：知乎；著作權歸作者所有）