審通答復：技術已被公開、已被解決

"盡管對比文件X并未記載***技術問題，但其客觀上同樣達到了***目的/解決了***技術問題"
——審查員的真正意思是說：對比文件X雖然沒有明確提到這個技術問題，但該技術問題在對比文件X中客觀存在，并且該技術特征在這里也解決了這個問題。
解決辦法：
證明該技術問題在對比文件X中并不存在，該該技術特征在對比文件X里也沒有解決這個問題。注意：凡是審查員說"其客觀上同樣達到了***目的/解決了***技術問題"，90%以上都是審查員錯。在審通中看到這樣的措詞，就等于直接找到了爭辯的突破口。詳見“現有技術中有記載該區別技術特征但沒記載其作用而客觀上它能起到相同作用時該發明是否有創造性”。

（評價從屬權利要求時）"上述附加技術已經被對比文件1公開"
——審查員的真正意思是說：包含上述附加技術特征的技術方案已經被對比文件1公開。
解決辦法：
證明對比文件1中雖然有上述附加技術特征，但并沒有構成相同的技術方案，因此不能用來評價新穎性；該特征雖然是出現在對比文件1中，但實際上是相當于對比文件2，只能用來評價創造性，因此，需要用三步法來評價。然后，回到三步法來評述：即先要說出你的附件技術特征所解決的技術問題，然后再說在對比文件1中沒有啟示。

現有技術中有記載該區別技術特征但沒記載其作用而客觀上它能起到相同作用時該發明是否有創造性：
在發明專利實質審查過程中，經常需要用三步法判斷發明專利的創造性。有時會出現這樣的情形：審查員在第一、二步中確定了最接近的現有技術R1（S），并且找出了本發明與現有技術的區別技術特征（A），并且重新確定了本發明所實際解決的技術問題（T），但在第三步，審查員找到了對比文件R2中有公開相應的區別技術特征（S2），但在對比文件R2中沒有說該區別技術特征可以用來解決相應的技術問題，也沒有說該區別技術特征在對比文件R2中起什么作用，而審查員根據本專利的介紹知道，該區別技術特征客觀上可以用來解決相應的技術問題。
遇到這種情況，有的審查員會在審查意見通知中做如下評述：“對比文件R2中雖然沒有明確記載，但該技術特征在該對比文件R2中客觀上能起這個作用，即使沒有記載，也算是公開了這個作用。因此，現有技術中存在技術啟示”。
例如：某發明的特征是在光纖的外包皮中采用阻析氫材料，阻止氫的析出，以保護光纖不受腐蝕。
對比文件R1是普通光纖，它的包皮和環境中的水氣作用所析出的氫會腐蝕光纖。
對比文件R2是普通電纜，它的包皮與該發明的包皮的材料完全一致?？陀^上它也能阻止氫的析出，但對比文件R2中并沒有說它能阻止氫的析出，而只是說它可以防水阻燃。
審查員認為，雖然對比文件R2中并沒有說它能阻止氫的析出，但客觀上它有這個作用，因此認為有啟示。這種情況下如何答復審查意見？
有一種看法認為，審查員的這種審查意見可以理解為“連技術問題也被隱含公開了”“連區別技術特征所起的作用也被隱含公開了”。因此，不知道怎么答辯，只好接受審查員的意見。
但事實上，審查員的這種評述通常是一種錯誤的評述，邏輯上缺少關鍵的一環。我們只需要證明在對比文件2中并不存在對比文件1中所存在的該技術問題，就可以輕易推翻審查員的這一結論。
以上述例子為例，答辯要點如下：首先要證明氫的析出并不會腐蝕電纜中的鐵絲，它只會腐蝕光纖（如果不能證明這一點，則不可能答辯成功。如果能證明這一點，則能答辯成功）。如果電纜上不需要阻止氫的析出的話，在三步法中的第三步，判斷“現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題(即發明實際解決的技術問題) 的啟示”時，由于對比文件R2中沒有此技術問題，答案當然是沒有“解決其存在的技術問題的啟示”。
也就是說，判斷所謂“是否有啟示”，是從所解決的技術問題出發的。啟示是對什么的啟示？是對于解決該技術問題的啟示。
為了說明我們的結論的合理性，我們做如下假定：
假想我們回到專利申請日前，我們手頭上只有一個對比文件R1，并且已知對比文件R1有一個待解決的技術問題：阻止氫的析出，我們的任務就是要解決這個技術問題。另一方面，因為專利還沒出現，所以還不知道專利的區別技術特征：特定的包皮。那么，我們在現有技術的知識海洋中搜索的時候，在搜索框中是輸入問題呢？還是輸入區別技術特征？當然是輸入問題，因為區別技術特征還沒有出現！
我們搜索的結果如何？由于是在申請日前，對比文件R2中沒有說它的電纜包皮可以阻止氫的析出，所以我們搜不到對比文件R2。所以普通技術人員不會想到采用對比文件R2中的電纜包皮來解決上述技術問題。
相反，在專利審查的時候，因為已經到了申請日后，區別技術特征已經在申請文件中披露，所以審查員自然而然就直接用區別技術特征來搜索，從而很輕松地就搜到了對比文件R2。這樣搜也未嘗不可，但搜索之后要結合技術問題來判斷是否有啟示，否則就會陷入“事后諸葛亮”的誤區。