江蘇高院：外觀設計專利失效后可以再給予著作權保護

——常州淘米裝飾材料有限公司與北京特普麗裝飾裝幀材料有限公司侵害著作權糾紛案

江蘇高院認為，在作品基礎上獲得的外觀設計專利，權利人同時擁有專利權和著作權。該外觀設計專利權失效后，權利人喪失的僅僅是專利法保護的相關權利，而其享有的著作權依然存在，應受到著作權法的保護。
對此，也有觀點認為，在權利重疊的情況下，權利人通常會選擇最容易實現保護目的的強保護，而一旦權利人選擇了專利法保護，即意味著其承諾在專利保護期屆滿或因其他原因導致專利權終止后，該外觀設計即進入公有領域，他人可以自由利用。
值得關注的是，在申請再審人寧波微亞達制筆有限公司與被申請人上海中韓晨光文具制造有限公司、原審被告寧波微亞達文具有限公司、原審被告上海成碩工貿有限公司擅自使用知名商品特有裝潢糾紛一案[最高人民法院民事裁定書（2010）民提字第16號]中，最高人民法院認為，在多數情況下，如果一種外觀設計專利因保護期屆滿或者其他原因導致專利權終止，該外觀設計就進入了公有領域，任何人都可以自由利用。但是，在知識產權領域內，一種客體可能同時屬于多種知識產權的保護對象，其中一種權利的終止并不當然導致其他權利同時也失去效力。同時，反不正當競爭法也可以在知識產權法之外，在特定條件下對于某些民事權益提供有限的、附加的補充性保護。就獲得外觀設計專利權的商品外觀而言，外觀設計專利權終止之后，在使用該外觀設計的商品成為知名商品的情況下，如果他人對該外觀設計的使用足以導致相關公眾對商品的來源產生混淆或者誤認，這種在后使用行為就會不正當地利用該外觀設計在先使用人的商譽，構成不正當競爭。因此，外觀設計專利權終止后，該設計并不當然進入公有領域，在符合反不正當競爭法的保護條件時，它還可以受到該法的保護。

結合最高人民法院上述案例以及本期“知產視野”刊登案例，在專利權到期或失效、無效后，如果使用該外觀設計的商品尚未達到反不正當競爭法保護的門檻時，權利人能否請求再給予著作權保護？對此司法實踐仍需進一步探討，統一認識與裁判尺度。

【裁判要旨】
法律并不禁止權利人在同一客體上享有多種民事權利。在作品基礎上獲得的外觀設計專利，權利人同時擁有專利權和著作權，兩種權利并行不悖。當外觀設計專利權終止后，權利人喪失的僅僅是專利法保護的相關權利，而其享有的著作權依然存在，應受到著作權法的保護。

【案件信息】
一審：常州中院（2014）常知民初字第85號民事判決書
二審：江蘇高院（2015）蘇知民終字第00037號民事判決書

【案情摘要】
2004年，北京特普麗裝飾裝幀材料有限公司（以下簡稱特普麗公司）設計人員設計了《莫奈》系列壁紙，特普麗公司隨后投入生產。2007年3月30日，特普麗公司將前述壁紙申請外觀設計專利，并獲得外觀設計專利權。后因未及時繳納專利年費，該專利權于2010年3月30日終止。
特普麗公司發現常州淘米裝飾材料有限公司（以下簡稱淘米公司）生產銷售的一款壁紙所使用的圖案與特普麗公司享有著作權的《莫奈》壁紙圖案相同，并且淘米公司在天貓商城米素旗艦店銷售該產品。
特普麗公司認為其專利權雖然終止，但前述壁紙屬于美術作品，應當受著作權法保護，淘米公司的上述行為侵犯了特普麗公司關于涉案作品的著作權，故訴至法院，請求判令淘米公司停止侵權、賠償損失。

【法院認為】
涉案專利圖片系將菊花花葉變形組合而成，具有獨創性，構成我國著作權法意義上的美術作品，特普麗公司對涉案圖案享有著作權，除法律另有規定外，任何人未經其許可，均不得擅自使用該作品。淘米公司認為涉案外觀設計專利權已經終止，公眾有足夠的理由相信該外觀設計進入公有領域，成為社會公共財富，故其不構成侵權，法院認為該主張缺乏法律依據，理由為：
第一，法律并不禁止權利人在同一客體上享有多種民事權利。作品形成之后，作者對其就享有著作權。鼓勵創作和作品的傳播、促進精神文明和物質文明的發展，是著作權法的根本宗旨，也符合社會公眾的根本利益。隨著經濟社會的高度發展，經營者在注重提高產品（服務）質量的同時，也非常關注滿足消費者越來越高的審美要求。在這一背景下，作品特別是美術作品被大量使用到工商業領域，如產品的外觀設計、商業標識、產品的包裝裝潢、廣告宣傳等。因此某一作品在受到著作權法保護的同時，由于其在工商業領域的使用而同時獲得專利法、商標法、反不正當競爭法的保護，既符合民法的宗旨和基本原則，也早已被社會公眾所認同。
第二，如果在同一客體上存在多種民事權利，每一種民事權利及其相應的義務應當由相應的法律分別進行規制和調整。以涉案圖案為例，不論涉案外觀設計專利權是否在法定保護期內，如果未經特普麗公司許可將該圖案用作某產品（服務）的廣告宣傳，該行為顯然侵害了特普麗公司的著作權，特普麗公司可以依據著作權法主張侵權者承擔相應的民事責任。如果因為該圖案已被授予外觀設計專利權而對其著作權不予保護，則意味著這兩種民事權利相互排斥、不能并存，這既無法律依據，也必然阻礙作品這種智力成果的使用及傳播，與著作權法的根本宗旨相悖，也不符合社會公眾的根本利益。就本案而言，在涉案專利權失效之前，特普麗公司基于涉案圖案取得的著作權和外觀設計專利權分別受到我國著作權法和專利法的保護，他人如果實施侵權行為，特普麗公司有權依照著作權法或者專利法追究其民事責任。
第三，專利權失效后，其權利客體進入公有領域，這一規則不能簡單適用于在作品基礎上獲得的外觀設計專利。專利權終止的主要情形是已過保護期、未及時繳納年費或專利權人書面聲明放棄專利權，其法律后果均是不再受到專利法的保護。專利權終止后，權利客體進入公有領域，公眾可以自由使用，這一規則應該主要適用于我國專利法規定的發明專利和實用新型專利，因為這兩種專利權的客體都是供工業應用的技術方案，一般不屬于文學、藝術或科學作品，不會獲得專利權之外的其他民事權利，故在其專利權終止后，成為公眾可以自由使用的公共資源。而在作品基礎上獲得的外觀設計專利，權利人同時擁有專利權和著作權，兩種權利并行不悖，外觀設計專利權保護期屆滿后，權利人喪失的僅僅是專利法保護的相關權利，而其享有的著作權依然存在，受到著作權法的保護。涉案專利權因特普麗公司未及時繳納年費而提前終止，同樣適用上述原則。
第四，民事權利依法律規定或合同約定而取得，同樣亦依法律規定或合同約定而喪失。著作權的保護期應該適用著作權法的有關規定，而不受專利法規制。除了署名權、修改權、保護作品完整權之外，我國著作權法對著作權中其他權利都規定了具體的保護期限，且著作權的保護期遠遠長于外觀設計專利權的保護期。本案中，涉案圖案的著作權均在法定保護期內，如果因為外觀設計專利權失效，該圖案就進入公有領域，這一結論顯然與著作權法相抵觸，其實質是將著作權當作專利權的從屬權利，這既無法律依據，也與基本法理相悖。淘米公司認為其涉案使用行為系出于對國家專利公告的信賴，屬于一種信賴利益，法院認為，專利公告僅告知社會公眾涉案專利權中止，而并未涉及該權利客體是否受到其他法律的保護，淘米公司認為其有權使用涉案圖案，屬于其自己對法律的理解，如果該理解錯誤，應由其自己承擔不利的法律后果，其關于信賴利益的抗辯沒有法律依據，不予支持。

綜上所述，特普麗公司對涉案美術作品享有著作權，淘米公司銷售該圖案壁紙的行為侵害了特普麗公司的著作權。

一審判決：淘米公司停止侵權、賠償損失。
二審判決：駁回上訴，維持原判決。
一審合議庭：李連求、朱曉安、張叢卓
二審合議庭：王成龍、宋  峰、徐美芬（本文來源：知產視野）