美國關于專利惡意侵權的認定及演變

據統計，在美國的專利侵權訴訟案中，有90%的案件，原告都會控告被告是惡意侵權。在被判侵權成立案件中，有近60%的案件被告被判為惡意侵權。指控惡意侵權的比例如此之高的原因是，如證實被告是惡意侵權后，原告可依照損失的3倍要求被告賠償，另被告須支付原告花費的律師費。以下對美國專利惡意侵權訴訟的構成要素的演變和應對策略做一探討。

早期惡意侵權構成要素

根據1983年水下器械公司訴莫瑞森公司一案中裁定，當被告知道可能侵權時，被告有責任調查自己的產品是否侵權，該案法官特別指出在侵權行為發生前，被告應從專利律師處對其涉嫌侵權產品獲得合格侵權分析，如果被告沒有做到這一步，被裁定侵權后，法官及陪審團可根據此點并考慮到案件的全面情況，認定被告系惡意侵權。

在SRI訴先進技術實驗室一案中，法官更進一步解釋“考慮案件全面情況”包括如下內容：發覺被告是否故意抄襲；被告是否知道原告專利，被告是否有理由相信自己沒有侵犯原告的專利或原告的專利是無效的；被告在訴訟中的行為表現，例如是否繼續侵權等。如果被告無法提出上述相關支持證據，法官或陪審團可根據此裁定出被告系惡意侵權。

但是水下器械公司的案例也造成一些未能解決的問題：

其一，專利擁有人只需用一封警告信通知被告有侵權之嫌，不論指控是否可信或有根據，為防止被指控惡意侵權，被告便需花費不貲地尋求專利律師對其被指控產品做合格的侵權分析。若被告不予理會，一旦侵權成立，據水下器械公司的判例，惡性侵權也極有可能成立，即使專利擁有人沒有提起訴訟，被告在分析報告方面的花費累積起來，金額也不少。

其二，判例揭示被告“有責任謹慎地”防止侵權發生，不然便是惡意侵權，會受到3倍懲罰賠償，并且支付原告律師費。這里“惡意”認定，與美國其他民法中對“惡意”的定義，尤其是版權法中，對“惡意侵犯”犯意認定有很大差異。在水下器械公司的判決中，只根據原告主觀的認證，以及被告接受警告后，是否“謹慎”處理來認定 “惡意”。這與美國其他民法中對“惡意”的認定，要求由原告提出清楚與令人信服證據支持其客觀性是截然不同的。

其三，案例中要求被告提出律師侵權分析報告作為沒有惡性侵權的反證。當被告在訴訟中提出這些證據時，撰寫侵權分析報告的律師與被告之間互動，在法庭上是不受到律師——客戶保密保護，原告可以要求知道分析內容，及審問撰寫侵權報告律師任何相關問題。但這又衍生出下列問題：原告是否有權利要求知道被告辯護律師如何使用分析報告或被告辯護律師對分析報告的意見？對被告辯護律師如何使用或對分析報告的意見是否受到律師——客戶保密關系保護？對此，各個聯邦法庭有不同解釋。有的認為該保護，有的不以為然。

惡意侵權構成要素的演變

在2007年海門技術公司一案中，美國聯邦上訴法院對如何認定專利惡意侵權定義做出重大改變，判文中法官裁示：

其一，被告與被告撰寫侵權報告律師之間互動不受到律師——客戶保密保護，但被告與辯護律師之間所有互動都受到律師——客戶保密的保護，因此被告辯護律師如何使用侵權分析報告及對該報告意見，原告及其律師不得詢問。

其二，海門技術公司的判例中，將專利中惡意侵權中“惡意”認定與美國其他民法中“惡意”認定改為一致。當原告指控被告系惡意侵權時，原告，不是被告，除了主觀認定被告侵權發生外，必須提出客觀清楚且令人信服證據，證明被告明知有侵權可能性，但被告仍不顧可能侵權的風險一意孤行。

其三，判文中指出，如果被告在獲知侵權警告后或侵權實際發生前，即使沒有取得合格侵權分析報告，法官或陪審團也不得據此推論被告系惡意侵權，由此推翻水下器械公司一案中的意見。

其四，3倍賠償只限于原告提出告訴以前的損失，在提出告訴后，被告侵權行為，原告應向法院申請提出臨時禁止令，用于阻止被告繼續侵權行為。

很明顯，在海門技術公司一案判決后，原告要指控被告惡意侵權的門檻提高不少。有律師在解讀該案判決文后，建議客戶采取駝鳥策略，建議在研發制造新產品時，不去研究相關專利，不做相關專利搜尋，造成不知道對方專利的情形，認為這樣可以避免“惡意”侵權要素，但這樣建議是本末倒置有偏差的。

我們進一步研究海門技術公司案的判決文可知，惡意侵權是法官或陪審團認定構成侵權后才需要擔憂的。對于衡量被告是否知道侵權，及被告知道后是否仍魯莽不顧高風險，從事侵權行為，紐曼法官指出，這要從商業環境及商業行為來判斷。如果一個制造電視機的廠商，能宣稱從來不知道有而且需要MPEG-2相關專利嗎？生產內存記憶體的廠商能宣稱從不知道三星或其他大廠商擁有相關內存記憶體的專利嗎？手機廠商能宣稱他沒聽過諾基亞及其相關專利嗎？廠商很難讓法官或陪審團相信他不知道與他直接競爭的產品是哪些，以及這些產品有沒有專利保護，所以在商業領域對相關專利采取駝鳥策略是錯誤的。

如何應對惡意侵權指控

在海門技術公司判例后，應當如何應對，及減少被控告惡意侵權的風險？筆者提出下列幾點建議做參考。

首先，找專利律師做合格侵權分析報告。海門技術公司判決文中指出，被告沒有聘請專利律師做合格侵權分析，不能再用來作為推斷是惡意侵權的理由，但法官并沒有說不能用該分析報告作為惡意侵權的反證。據統計，侵權成立的案件中，如果由法官來進一步決定是否屬惡意侵權，被告如果沒有做過合格侵權分析報告，有84%的被告被判是惡意侵權，而做過侵權分析報告的被告只有45%的被判是惡意侵權，很明顯做侵權分析報告將使風險減半。另外，現在絕大多數產品是根據現有產品改良，很少是憑空想象而出，如果對相關專利進行詳細分析，在了解各專利要素后，針對相關專利所做適當修改也是支持非惡意侵權的證據。

專利在申請過程中，因為申請人不當行為或審查上疏忽，造成專利有瑕疵，根據美國專利法，任何一位第三者可以根據這些瑕疵向美國專利與商標局（USPTO）提出重新審查該專利的要求。據統計，USPTO接受要求重新審查的申請比例非常高，一旦USPTO接受專利重新審查的要求，專利中權力要求重則被取消，輕則縮減涵蓋范圍。法院會把這一程序看作是惡意侵權的反證。

其次，在什么情況下廠商應考慮找律師寫合格侵權分析報告？每個案例實際狀況不同，但以成本——風險角度來評估是個基礎。對于一個專利擁有者毫無憑據的侵權指控或產品明顯不侵權情況下，專利擁有者贏的機會很小，廠商可以不考慮做類似報告。如果專利擁有者是個大公司或有習慣性提出訴訟者，侵權分析報告是值得投資的。

第三，合格侵權分析報告只需做分析侵權與否(或)專利是否無效，而不需兩部分都做，至少在工作量及費用上可節省許多。

第四，撰寫侵權分析報告的律師和將來侵權案中辯護律師應選不同律師，如可能，考慮用不同律師事務所。在海門技術公司判例中，法院程序中，只對辯護律師及客戶互動保密保護，若用同一律師會對被告在訴訟中產生不利副作用，應該避免。

第五，禁止內部工程師或研發人員對侵權與否做出任何書面(包括電子郵件)上的討論，廠商內部非法律專業人員對其產品做出不侵權意見，既不具客觀性也不具權威性，在法庭上份量不重。相反地一旦內部人員任何承認侵權或可能侵權的書面意見皆會被原告引用做惡意侵權的證據。即使與撰寫侵權分析報告律師書信往來亦須保持越簡單越好，因為這些書信在訴訟中會被原告引用成為證據。

第六，統計數字顯示，專利侵權訴訟案中，在決定是否惡意侵權這方面，比較只經法官審判(沒陪審團)和經過法官加陪審團一起審判侵權案件中，陪審團會判定系惡意侵權的概率是只由法官審判的兩倍，所以如果是專利侵權訴訟中的被告，應考慮要求案件直接由法官審判而不要有陪審團；如果是原告，那就考慮要求由陪審團審案。（本文來源于國家知識產權局網站，作者未知）