再制造產業如何避免專利侵權

再制造產業介紹
再制造產業是將原材料生產加工成為產品的一種生產活動的統稱，再制造產業則是指在原有產業的基礎上，將廢舊產品利用技術手段進行修復和改造的一種產業。它是以產品全壽命周期理論為指導，以實現廢舊產品性能提升為目標的一種產業。
再制造產業具有節約能源、降低環境污染的特點，正好符合我國當前建設“資源節約型、環境友好型”社會的時代主題。通過再制造，既可以做到資源的回收利用，又可以減少能源消耗和環境污染。資源的節約，可以有效的降低我們對重要國際資源的消耗，并降低國際資源價格波動對我國經濟造成的不利影響。發展再制造產業還能使制造企業有能力投入更多精力進行新產品研發和設計，形成良性循環，對推動我國制造業的產業結構調整、產品更新換代、技術進步和人員素質提高十分有利。

我國再制造產業的專利問題
《專利法》第十一條  發明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。
外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。
可見，再制造產業的生產者行為涉嫌構成《專利法》第十一條的制造行為，由于制造必然涉及后期出售獲利，因此還涉及《專利法》第十一條的許諾銷售與銷售行為。此外，對于僅在國外銷售的產品進行進口，還可能涉及《專利法》第十一條的進口行為。
以上行為，如果是涉及發明和實用新型專利侵權那么購買者必然還涉及《專利法》第十一條的使用行為，因為產品的價值是通過最終的使用來實現的。

對于“再制造”是否構成專利侵權的認定
首先，可以肯定的是無論美國、日本、德國、歐盟，還是中國，都明確“再制造”構成對權利人專利權的侵害。但是，此處的“再制造”是狹義的解釋，也就是并非我們廣義上對“再制造產業”中“再制造”三字的理解?！霸僦圃飚a業”中“再制造”三字其實交叉包含了兩個大的部分：制造和維修。而各國法律對于“再制造”行為構成專利權侵害其本質是認定此處的“再制造”等同于“制造”，并不包含維修。
其次，各個國家的司法判決或相關法律規定也非常明確：維修不構成對權利人專利權的侵害。臺灣最終法院判決認為：專利產品購買后的合理使用是屬于購買者的合法權利，專利權人對專利產品首次銷售后就已經權利用盡了。對專利產品的維修是屬于產品所有人的合理使用范疇，不構成侵權。

關于再制造是否涉及專利侵權的判例
美國“帆布車頂案”提出了對專利權人所售產品的再制造屬于間接侵權行為，一二審法院均認為對帆布車頂在未經專利權人同意的情況下，構成專利侵權。其中二審法院給出的理由是：帆布的使用壽命不短而且價格也不便宜，從而推定更換頂棚是制造而非修理行為。需要提示的是這里的制造不是制造頂棚而是間接制造了整車，因而構成專利侵權。
明智美國最高法院推翻了一二審的判決，認為：間接侵權行為的基礎是存在直接侵權行為，購買者未經專利權人許可就更換頂棚帆布行為顯然不構成直接侵權行為。
再制造是針對專利產品整體報廢后而言的，再制造出來的是一個新的產品，而更換部件只是購買者行使修理的權利，所以案件的行為應視為修理而非再制造。
但是需要注意的是：有時更換超出了合理修理范圍就有可能構成再制造，部分與整體的壽命關系、價值關系和不同利益方對易損部件的理解等均是需要考慮的因素。
換言之，該案例給出的關于再制造與維修的區別在于：是否超出了合理修理范圍。影響因素包括：
部分與整體的壽命關系：部分壽命相較于整體如果顯著較低，具體到本案更換帆布的價格雖不便宜但相對整體來說較為廉價，那么可以認定該部件具備維修的合理性。
部分與整體的價值關系：部分價值相較于整體如果顯著較低，具體到本案更換帆布的價格雖不便宜但相對汽車整體來說較為廉價，因而可以認定該部件具備維修的合理性。
不同利益方對易損部件的理解：易損性即是否容易損壞，同時應當一并考慮產品銷售時對于該部件的易換性設計，以及單獨部件價格進行分析判斷。
美國“罐頭加工機案”中機器整體受專利權保護，但其零部件不單獨受保護，可能是沒有單獨申請專利。專利權人許可他人制造并銷售了該機器，被告通過正常渠道購買此種二手加工機，經過清洗、改造使之恢復性能，由于被告改變了機器內部分零件的尺寸，使之改造后的機器的加工量有所變化。美國最高院以被告購買的二手機器并沒用報廢，經修理后仍可以使用為由認定被告行為屬于維修，而非再制造。同時說明：雖被告的改造行為不是傳統意義上的修理，但可以推斷為修理，即類似修理，此外原告在出售加工機時并沒有以任何明示形式作出相關限制，也是不能否定被告行為不得為之的理由。
美國“鉆頭案”提出了被告行為不是簡單的替換，其過程經過復雜程序進行整型再更換，而且鉆頭不是必須定期更換的，其使用壽命相對于鉆孔機其他零部件來說并不短，據此認定構成侵權。
同時法院進一步補充說明：沒有相關證據證明更換鉆頭服務已形成一定市場規模，更換鉆頭的顧客只占一小部分，而且專利權人也沒有生產或銷售可更換的鉆頭。言下之意小眾的維修更像是一種私人定制，不再屬于維修的范疇。
美國“棉包捆扎帶案”的意義在于其在產品上明確印注了“僅授權一次性使用”，因而對該產品的任何加工再利用都有可能構成專利侵權。
日本“一次性相機案”與美國的“棉包捆扎帶案”中關于“一次性”的定義一樣，對該產品的任何加工再利用都有可能構成專利侵權。相機被認為已經整體報廢，對專利產品“整體報廢”后的修理與其關鍵部件被更換屬于“再制造”行為。
日本“再生墨盒案”一審認為給墨盒加注墨水不屬于再制造行為，但是二審法院推翻了這樣論調，認為：在專利產品實質部分使用壽命結束后，更換或者修理專利產品的實質部分從而延長產品的使用壽命屬于再制造行為。墨盒的實質壽命不應當以墨盒的外殼是否損壞為依據，而是以墨盒的實質壽命為依據，言下之意可能就是以生產商設定的壽命為依據。因而也有學者質疑標準不明晰。
臺灣“噴洗機案”中最終法院對于修理和再制造的界限提出觀點：修理和再制造的界限既不取決于被更換的元件與整體元件使用壽命的比例，也不取決于被更換元件在整體產品中的特殊性或重要性，而是判斷專利產品的整體壽命是否耗竭以及專利權人對被更換零部件的創作意圖。
原告的專利產品中砂斗杯、第一側板、第二側板和頂板等零部件屬于消耗品，需要定期更換新的零部件來延長專利產品的使用壽命，原告本身也有允許更換零部件的意圖且其本身也在提供可供更換的零部件，因此，綜合衡量被告更換專利產品零部件是屬于合理的修理范疇，而非再制造行為，故不構成侵權。

再制造專利侵權判斷的整體思路
再制造是指被告對原告所擁有專利權的專利產品實施一定行為，包括更換、重新組裝或鏈接、改裝或改造零部件等行為。其中再制造是針對專利產品整體報廢后而言的，再制造出來的是一個新的產品。
再制造專利侵權判斷的整體思路在眾多國家的判例中都借鑒了美國的判例思想：
首先，判斷專利產品是否處于整體報廢狀態，報廢的標準往往考慮更換的零部件與整體或其他零部件使用壽命期的對比以及專利產品的損壞程度；若更換的零部件使用壽命明顯短于整個專利產品的使用壽命周期，則應視為合理的修理范疇，另外產品的整體報廢不僅包括產品在物理性能上不能再繼續使用而且也包含在某些特定條件下不能再次被使用的情況，例如考慮健康或安全因素。
其次，明確所更換的零部件是否受專利權保護，不管專利產品是否處于整體報廢狀態，如果所更換的零件受專利權的保護，那么更換行為就會構成侵權行為。
再次，考慮更換零部件的難易程度；此外，從社會整體利益角度考慮，更換零部件的行為是否形成一定程度的市場規模，若只是一小部分的客戶的需求，則有可能視為再制造行為。
最后，考慮專利權人的意圖以及被告行為的性質，值得注意的是，贏利和更換的目的不作為專利侵權判斷的理由。

再制造產業如何規避專利侵權
首先，避免自認。雖然我國的再制造屬于廣義再制造，但是在有先例判決的情況下，在所售產品上直接標注“再制造”，難免會給人先入為主的感覺。一旦確定被控侵權產品為“再制造”，那么就必須停止侵權，然后就是賠償金額計算的問題。相較于賠償金額的計算，更重要的是會對企業的整個再制造投入造成毀滅性的打擊。以王嘉律師的接觸了解得到很多企業都會大批量收購國內外的一些整體壽命瀕臨耗竭的設備，然后保留有效部分，采購易損部件對原機器進行更換，使其使用壽命得以延長，而這一系列工作有時候是流水式作業的，投入的成本非常高，一旦被判定侵權，則其必須停止生產制造，代價可想而知。因此，王嘉律師認為再制造這個提法本身就存在缺陷，企業應當在對外宣傳中盡量避免使用再制造的表達，而是凸顯維修、修復等字眼。
第二，專利檢索與分析。王嘉律師認為部分專利屬于過期專利，企業可以大膽應用，例如：部分產品的專利已過專利有效期或者未繳納專利年費導致專利無效，還有就是已經被無效的其他專利。部分專利屬于共享專利，企業可以選擇性應用，例如：特斯拉開放的專利體系。邊緣專利或者存在可替代方案，企業可以選擇性應用，例如：該專利技術存在多個解決方案，那么企業可以在使用時可以選擇性使用，萬一構成侵權，至少可以停止侵權，但不至于停工這么嚴重。部分專利屬于產品的核心專利且在有效期內，企業一定要多加防范，避免自身卷入專利侵權風險之中。在這里，王嘉律師尤其指出的是那些已經在法院中維權的專利技術方案，說不定這把火什么時候就燒到生產企業自己身上。
第三，盡量避免對“一次性”或“禁止私自替換內部零件”的產品進行再制造。幾乎所有對一次性產品的再制造都會被認定為專利侵權，因為依據現如今專利侵權判定的思想：維修是不適用一次性產品的。所以，這就很難以維修作為“一次性”專利權利用盡的抗辯理由。
第四，專利申請與交叉許可。某些領域的再制造其實是站在巨人的肩膀上再創造，很多缺陷在再制造過程中被克服解決，因而不乏很多有價值的創造改進，對于有效的技術改進企業應當積極申請專利保護。王嘉律師認為這樣至少有三個好處：第一，避免此類專利落入其他再制造同行手中，對自己產業將來的發展帶來風險；第二，可以限制競爭對手使用相關改進方案，在競爭中獲得技術優勢。最后，當有效改進的專利技術方案獲得認可，極有可能成為企業與該領域巨頭談判的籌碼，甚至實現專利的交叉許可。

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作者：王嘉，資政知識產權首席律師；
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