專利無效宣告口審之技術啟示與參考物證

本律師王嘉在2018年8月寫過一篇文章講述了專利無效宣告口審過程中的證據規則，獲得了同行朋友的認可，有朋友問我剩余的技術啟示及參考物證什么時候講，由于后期一些事情的耽擱，以及本人略有拖延癥的實際情況困擾，所以到現在才開始這篇文章，現根據之前，以及此后在訴訟上的一些經驗，將技術啟示和參考物證整理闡述如下：
一、技術啟示
1、技術領域是技術啟示的重要一環
實用新型與發明專利在撰寫時，最初的一步就是確定技術領域，但是聰明的專利申請人往往會在這個點去誤導專利審查員，用一個含糊或者關聯的技術領域來做籠統的表述，以確保某些創造性不夠的案件能夠在專利審查過程中減少同領域技術方案被引用對比的可能性，甚至某種程度上，明明是一樣的專利，由于撰寫人員的技術領域確定不同或者產品技術特征的命名不同，也能避開審查員的初步審查，以獲得專利授權。
甚至外觀設計專利，對于六個面的理解，每個人都是有差別的，對于某些不規則的產品，代理人可以有意識地提高所述技術領域的概念，并錯開常規拍攝角度，以期專利的順理獲權。
所以，技術領域可以便于審查員將專利進行歸類，但是技術領域能做的手腳也很多，這提示所有的代理人不要把精力集中在技術領域上，而是更多的理解“待解決的技術問題是什么”這一概念。
王嘉律師認為，遇到普通的對手，根據申請人及專利局確定的技術領域尋找對比文件已經足夠，但是對于高手，這樣是不夠的，他會限制你對比文件的范圍，降低你專利無效的成功率，最終影響到與涉案專利相關訴訟案件的勝率。
2、待解決的技術問題是技術啟示的關鍵一環
王嘉律師以專利號2010206***21.5，用于麻將桌的載物架為例，該專利的技術領域為：
技術領域：
[0001] 本實用新型涉及麻將桌配套設施，尤其涉及用于麻將桌的載物架。
分類號為：
A47B 13/00 (2006.01) 桌子或寫字臺的零件
A47B 25/00 (2006.01) 玩紙牌的桌；其他游戲用的桌子
然而，涉案專利的背景技術這樣表述：
背景技術：
[0002] 現有的用于麻將桌的載物架，整體固定于麻將桌邊，且不可旋轉，在不使用時仍需占用空間，給使用帶來諸多不便。此外，現有的用于麻將桌的載物架還存在形狀不規則、布局利用率低、煙灰缸易損壞、無香煙支撐架等缺陷。
因此，其要解決的核心技術問題系支架的樞轉，其屬于軸承技術領域范疇。王嘉律師借此引入證據《機械設計基礎》第264頁，其對軸進行了說明：它（軸）主要用來支撐作回轉運動的零件。并論證，該證據可以作為對比文件。
所以，在引用對比文件的時候，不要死板地盯牢專利文本所寫的技術領域或分類，而是要關注技術特征所要解決的技術問題來確定對比文件。
3、發明人與技術領域的關系
上述以待解決的技術問題來確定技術啟示當然很好，也很簡單，但遭到反駁肯定也最強烈，所以，此時如果能夠提供另外一份文件來證明對比文件可以包括其他領域，那就再好不過。
王嘉律師認為以發明人所屬技術領域來論證該專利的技術領域也是可行的，至少可以作為一份很好的輔助證據。當然，這會引起審查員的強烈反對，具體參見前文《專利無效宣告口審之證據規則》。
針對本案，王嘉律師闡述意見如下：李**作為涉案專利的專利權人及發明人，在申請專利后注冊成立了杭州**軸承有限公司，其經營范圍： 批發、零售：五金交電，麻將機，潤滑油；軸承研發；麻將機、機電設備、傳動設備、鑄造機械的安裝（僅限上門服務）**可知該企業名稱以XX軸承企業命名，加上其核心研發業務為：軸承研發。
故該企業屬于麻將機（桌）領域軸承開發企業，而發明人又擔任該企業的法定代表人，加上其以該企業進行市場推廣宣傳，尤其是在《麻將機商情》以杭州岡本軸承有限公司刊載廣告，所宣傳、銷售的產品分別為2010206***21.5和2014208***76.5專利產品，故其行為可以認定：在評價涉案專利創造性的過程中，應當至少納入麻將機（桌）、軸承兩個領域技術人員的技術水平能力作為涉案專利的創造性的評價標準。
二、參考物證
《專利審查指南》中關于合議組的組成有這樣的表述：專利復審委員會作出維持專利權有效或者宣告專利權部分無效的審查決定以后，同一請求人針對該審查決定涉及的專利權以不同理由或者證據提出新的無效宣告請求的，作出原審查決定的主審員不再參加該無效宣告案件的審查工作。
比如第一次請求人以缺乏新穎性提出無效請求，后來被駁回，第二次這同一請求人又以缺乏創造性為由提出無效請求，這種情況下，原主審員不在參加該無效宣告案件的審查工作。一般是為了避免審查員先入為主。
但是參考物證作為一份參考文件，卻在整個案件中扮演了非常糟糕的角色，他是那么的飄忽不定，那么的難以琢磨。
《盜夢空間》里面有一個故事是關于道姆?柯布(萊昂納多飾)妻子之死的，原因是柯布在他妻子潛意識里面植入了一個概念，讓她認為現在的生活是在夢里面，于是她妻子分不清現實與夢境，最終導致了他妻子離他而去，而他變成了一個逃犯。
王嘉律師在參與眾多案件過程中，發現專利的參考物證就像一面鏡子，可以反映涉案專利的實際結構，也會誤導涉案專利的實際結構，會讓審查員產生偏差，
“請你不要去想：大象”——看到這句話，你的腦中應該滿滿都被大象占據，沒有辦法不去想，對吧？優秀的律師，巧妙地運用這個參考物證就像在審查員內心深處植入了一個“大象”，你越是排斥，它越是強大。
王嘉律師認為專利以書面文本為準，盡量避免接觸實物也是避免先入為主的最好方案，一個案件想要得到公證地審判，必須將專利文本與實物進行切割，不要接觸實物是最好的辦法，如果一項專利或對比文件無法得到清晰的概念，那么是主張者的問題，否則任何參考實物，即便聲明僅供參考，其實質上會在審查員內心深處植入一個概念，而且審查員將難以避免地將二者在潛意識里面進行連接。
反言之，在現有的法律框架內，參考物質是一柄雙刃劍，巧妙地運用這柄劍有些案件可以妙手回春，但是犧牲的是公平正義。孰是孰非，本律師不敢妄斷。

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作者：王嘉，資政知識產權首席律師；
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